Kathi Vidal：USPTO将重新审视专利适格性§101 指南 提供更明确指导
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关于专利适格性(patent eligibility)议题，最近，由刚上任的美国商务部副部长兼美国
专利商标局局长 (USPTO) Kathi Vidal 提交给国会的 2022 年报告中，题为“专利适格
性议题：公众对美国当前判例的看法” (Patent eligible subject matter: Public
views on the current jurisprudence in the United States) 。
Kathi Vidal刚上任四个月，2022年4月5日由美国参议院同意美国专利商标局 (USPTO) 局
长，也是商务部副部长负责智财权政策。Vidal 是律师事务所 Winston & Strawn 硅谷办
事处的管理合伙人，她自 2017 年以来一直在该办事处工作，在此之前在 Fish &
Richardson 任职 20 年，担任全球诉讼主管和公司管理委员会成员。她曾代表原告和被
告出席美国地方法院、国际贸易委员会和美国专利商标局。
所谓“专利适格”：指取得专利的基础门槛与资格；而具专利适格，并不必然可专利，还
须符合实用性、新颖性、可进步性，才是一个“可专利”的发明。也就是“专利适格”除
了需要满足§101法条文字外，还需要满足美国专利与商标局（USPTO）的两步框架审查（
Two-Step Test）审查标准。综上，可整理出这个公式：
可专利性=专利适格（§101+两步框架审查标准）+实用性（§101）+新颖性（§102）+进
步性（§103)
根据 35 USC 101（第 101 节），国会允许对“任何新的和有用的过程、机器、制造或物
质组合物，或任何新的和有用的改进”进行专利保护。( “any new and useful
process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and
useful improvement thereof.”)
而美国最高法院(The Supreme Court )将第 101 法条解释：将自然法、自然现像法和抽
象概念(abstract idea)排除在保护之外（judicial exception；司法例外），来对专利
适格性本身施加限制，也就是说，自然法、自然现像法和抽象概念他们被纳入例外而不具
专利适格性。
法院为评估专利适格性而提供了一个两步框架(two-step framework)。美国专利商标局必
须首先确定要求保护的发明是否针对司法例外。如果是，则当权利要求中的其他内容将其
转化为符合专利条件的内容时，要求保护的发明满足第 101 条（例如，权利要求提供的
发明概念远远超过所列举的自然法则、自然现像或抽象主意）。也就是，审查员必须考虑
权利要求是否引用了司法例外，如果是，权利要求是否将例外纳入可实际应用。
要求保护的发明还必须满足其他可专利性标准，包括 35 USC 112 所描述、启用和其他要
求，以及要求保护的发明不能在 35 USC 102 下预期或在 35 USC 103 下明显的要求。虽
然 USPTO 审查员工作与申请人携手确定是否存在可授予专利议题，在申请案遭拒绝
(rejection)之中，包含至少一项拒绝的审查意见中，大约 8% 因包含基于专利适格理由
，而相比之下，大约 80%是因基于显而易见性(obviousness)。
在2021 年 3 月，参议员 Thom Tillis 和 Tom Cotton曾来信敦促USPTO需制定并部署”
延期专利适格性议题响应 (Deferred Subject Matter Eligibility Response；DSMER)
试点计划. 该计划旨在评估是否可以通过推迟对适格性议题的完整评估，直到评估其他可
专利性标准，而不是同时满足所有可专利性要求，来提高审查效率和专利质量。该计划将
持续大约一到两年。迄今为止，USPTO已经发出了大约 600 份邀请，其中三分之一的回复
者接受了邀请。期待该试点计划的数据可供未来提供参考信息。
此外，美国专利商标局通过更新指南（包括 2019 年修订的专利适格指南(2019 Revised
Patent Subject Matter Eligibility Guidance)、2019 年 10 月专利适格指南更新和
Berkheimer备忘录），为专利审查过程赋予了急需的确定性，现已整合到手册中专利审查
程序 (MPEP)。我们目前的指南在专利审查程序手册 2106中，其中解释了专利审查员应如
何评估专利适格。该指南有助于USPTO的 9,600 多名专利专业人员提供一致性的决策，并
且还使专利适格被拒绝率从 2018 年的 25% 显著下降到今天(2022)的 8%。
在发布 2019 年指南后，USPTO陆续发布了：
2020 年 10 月的报告“公众对人工智能和知识产权政策的看法”(Public Views on
Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy)，其中讨论了来自不同
利益相关者群体对影响人工智能的各种问题的评论，包括专利适格性。
2020 年 4 月，发布了一份题为《Alice-affected technologies》的专利审查结果报告
。该报告讨论了美国专利商标局首席经济学家办公室的一项研究，该研究发现 2019 年对
专利适格指南的修订导致Alice的可能性降低了 25%- 受影响的技术因专利不合格议题而
收到第一次审查意见书并被驳回。报告还发现，与上一年相比，相关技术的专利适格认定
的不确定性，显著下降了 44%。
尽管在根据第 101 条实现更一致的审查取得了进展，但仍有更多工作要做。因此，USPTO
正在重新审视标的物的适格性指南。USPTO鼓励公众在 2022年9 月 15 日之前，将有关
MPEP 第 2106 节中规定的指南的任何想法或意见发送至[email protected]。并将举办公听会
讨论公众建议及听取利益相关者意见。
同时，USPTO将与来自欧洲、日本、韩国和中国进行多次讨论和圆桌会议，以更深入地了
解其他司法管辖区如何确定专利适格性议题。还有，与国会和美国司法部副检察长办公室
合作，提供有关专利适格的技术援助和其他意见，目的是创造更多确定和可预测的权利，
以促进创新。
结语
专利适格法（美国法典第 35 篇第 101 条规定；Section 101 under Title 35 of the
US Code）一直是专利申请及诉讼争论的焦点。然而，随着时代技术演进，这些法令使申
请人更难获得人工智能、量子技术、精准医疗、基因测序、软件和其他相关专利，并使其
他人更容易使这些类型的专利无效，更甚而影响到创新创业发展。正如Vidal 所说，在整
个行业的利益相关者普遍认为专利适格性与专利法一样——需要清晰、一致性及可预测地
应用，才能吸引更多投资与创新者合作，进而创造更多的就业机会并解决世界问题。