【情报】抽象概念不具101条可专利性：RecogniCorp v. Nintendo
http://bit.ly/2q7CwMg
从RecogniCorp v. Nintendo案来看，
若一项发明结合多种抽象概念，并不会使其具101条可专利性。
依据美专利法第101 条（35 U.S.C. § 101）说明：
“任何人士发明或发现一新颖而具实效之方法、机器、制品或组合，
或新颖而具实效之改良成果，皆可获得专利。”对此
，美国联邦最高法院建立了自然法则（laws of nature）、
自然现象（natural phenomena）与抽象概念（abstract ideas）
为不可专利标的之认定原则，以避免作为创新建构基础之基本科学原理、
概念或商业施作方法受到专利垄断，而阻碍创新活动。
自最高法院于2014年Alice Corporation Pty. Ltd. v.
CLS Bank International et al.（134 S. Ct. 2347, 2355, 2014）案判决中，
裁定将前述抽象概念等单纯应用至电脑之发明概念，不具101条可专利性。
该案判决，说明一项发明标的是否具可专利性，
主要透过2012年Mayo Collaborative Services. V.
Prometheus Laboratories, Inc （132 S. Ct. 1289, 1298）建立的
两步骤分析方法来判定：
（一）判定系争专利是否涉及任何自然法则、自然现象或抽象概念；
（二）判定前述专利中是否存在足以确保整体专利成果“显著大于”
前述不可专利标的之发明概念（an inventive concept sufficient
to ensure that the patent in practice amounts to significantly
more than a patent upon the ineligible concept itself），
并可将所涉自然法则或抽象概念等，转化为一可专利标的。
2017年4月28日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）发布RecogniCorp, LLC v.
Nintendo Co., Ltd.（2016-1499）上诉案合议庭判决，维持一审结果
，裁定原告专利授权公司RecogniCorp持有的美国专利编号8,005,303，
因发明标的涉及抽象概念而无效。
一、本案概述
303专利名称为“用于影像资料编码与解码的方法与装置”
（Method and apparatus for encoding/decoding image data），
专利发明主张一种使用复数图像档案，来建构脸部图像的方法和装置，
其中使用一数学公式接口，对多种格式类别的图像档案进行编码来传输图像，
并在接收时对图像进行解码。
美国一家专利授权公司RecogniCorp，2011年控告日本游戏大厂任天堂Wii游戏
机中的大头图像软件程式Mii（参见图一）允许使用者自行选用脸部特征
（如眼睛、眉毛、鼻子等）来建立个人帐号大头图像，故侵犯前述专利，
并要求侵权赔偿。本案背景及诉讼当事人资讯，可参考产业资讯室文章“
专利授权公司RecogniCorp控告任天堂Wii专利侵权”：
（http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2012/pclass_12_A011.htm）。
一审中，奥勒冈州联邦地方法院简易判决认定303专利因涉及图像档案
“编码及解码”此一抽象概念而无效，RecogniCorp选择上诉。
CAFC合议庭依据2014年最高法院Alice案判决所述两步骤分析方法，认为：
（一）第一步骤分析结果，303专利所主张之图像档案解编码方法，
实际上仅为使用一种数学公式，加上电脑计算机做为实施工具，
来进行一般编解码动作以及图像档案格式转换，而编解码此一动作，
已长期存在并普遍使用于资讯传输上，就好比摩斯代码、
餐厅里使用餐点代号系统来点餐、以及美国独立战争英雄
Paul Revere "One if by land, two if by sea" 典故
（教堂上挂一盏灯表示英军从陆上，两盏灯表示从海上攻来）情形一样。
（二）数学公式也是抽象概念，将一个抽象概念（数学公式）套用
在另一个抽象概念（编解码动作）上，并不会改变或去除其抽象本质；
（三）第二步骤分析结果，303专利请求项内容，仅由编解码数学公式、
技术方案前及方案后的常态性活动所组成，来执行将图像档案由A格式
转换为B格式之动作，并非一功效或技术改良成果，
故缺乏能将抽象概念转化为可专利标的的发明概念（inventive concept）。
合议庭并注意到，303专利，事实上并未强调必须使用电脑
来实施编解码此一抽象概念。
例如请求项1内容（透过使用一种数学公式接口，将图像代码指配给图像，
并依据前述代码来重制图像）也是可以透过口头或电话等方式来实施，
直到请求项36内容才说明可将前述抽象概念直接套用在电脑上，
但这等于直接承认其违反Alice案所述原则。
二、评析
本案判决重点，在于多个抽象概念相互结合，
例如运用数学公式来执行一种抽象概念，
并不会有负负得正的效果，并不会改变或去除其抽象本质，
进而使专利发明通过Alice第一步骤分析。 此情形下，
专利发明是否存在足以转化抽象概念之额外发明概念，
将成为关键所在。
反之，若在某项装置或方法过程中使用一数学公式，
来执行某实质概念或功能，则可以视为可专利性标的。