【美上诉法院联席判决 再确认苹果滑动解锁等三项专利有效：Apple v. Samsung】
http://bit.ly/2dK4fvi
图、美上诉法院联席判决 再确认苹果滑动解锁等三项专利有效：Apple v. Samsung
2016年10月7日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）就苹果控告三星侵权一案
（5:12-cv-00630-LHK）发布全院联席判决（en banc decision, Apple Inc. v. Samsung
Elecs. Co., Ltd., No. 2015-1171），推翻2016年2月26日三人法官合议庭判决
（Panel decision, Nos. 2015-1171, 2015-1195, 2015-1994），
确认并恢复为合议庭推翻之一审陪审团判决结果，
包括三星智慧手机产品侵害苹果3项专利，
分别为1项触控萤幕快速连结专利（美国第5,946,647号专利）、
1项滑动解锁专利（slide-to-unlock，美国第8,046,721号专利）
以及1项自动输入校正专利（autocorrect，美国第8,074,172号专利），
以及约1.19亿美元侵权赔偿。
本案CAFC联席判决，是在未事先征询外部第三方或美国政府法庭之友意见、
以及未要求诉讼双方提供任何简报或进行辩论下做出，
其中指责合议庭迳自讨论诉讼两造在一审中已获共识且未提出上诉之系争请求项用语解释
，且仰赖不属于两造一审所出示证据之专利外部证据（extrinsic evidence）
来修改原先两造合意解释结果，并据此判定647专利未受侵权，
为不当扩大上诉法院职能及管辖范围。判决说明，
事实调查工作为联邦地方法院及陪审团之职责所在，
上诉法庭不应取而代之，应侷限于检视两造上诉议题，
确认一审证据纪录以及法院或陪审团之事实发现，
能否支持其专利有效或无效等法律结论，
且应遵循联邦最高法院2015年Teva Pharms., Inc. v. Sandoz, Inc.（135 S. Ct. 831）
一案所述原则，适当尊重下级法院或陪审团所做出之事实发现。
另一方面，联席判决就721以及172专利非显而易知性分析之诸多认定，
与美国联邦最高法院2007年 KSR International Co. v. Teleflex, Inc.
（550 U.S. 398）一案判决所述之原则颇不一致，诸如联席庭认为，
非显而易知性判断应属于由陪审团裁定之事实问题
（jury question，是故上诉法院仅能检视是否存在错误，而不应整个重审）、
为解决长期需求（solution to long-felt need）不足以构成具通常技艺水平人士合并参
考多项先前技术文献之动机（motivation to combine prior arts）、
以应用范例或实际用途不同为理由来驳回部分先前技术文献、
以及过度重视次要考虑（secondary consideration）证据等，
亦引发少数法官意见及外界争论。
此些与过去判例相互矛盾之判决，
或可能对未来下级法院审理非显而易知性议题构成负面影响，
或在三星选择上诉将受到联邦最高法院重新检视。
一、本案背景
2016年2月26日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）就本案发布二审合议庭判决
（Nos. 2015-1171, 2015-1195, 2015-1994），
裁定前述721专利及172专利为先前技术文献所揭露而显而易知，
以及苹果专家证词未能证明三星手机产品实施647专利请求项1所有要件，
并据此推翻一审裁定三星产品侵害647专利之结果。
二审合议庭判决可谓完全扭转苹果胜局，致使苹果2项系争专利无效，
以及三星手机产品未侵害苹果任何专利。苹果提出诉愿，
质疑合议庭不当推翻一审陪审团所有事实发现与结论，
并要求CAFC召开联席庭以重审本案。
CAFC在考量2月合议庭判决疏失后决定同意苹果要求，
以厘清上诉法院职能及合理管辖范围。
二、联席判决内容概要
1. 联席判决维持一审裁定三星手机侵害647专利
647专利请求项1，叙述一种用于侦测输入内容结构并连接相应动作之分析服务程式
（”A computer-based system for detecting structures in data and performing
actions on detected structures, comprising... an analyzer server for detecting
structures in the data, and for linking actions to the detected structures”）
。一审中，两造同意采用2014年Apple Inc. v. Motorola, Inc.（757 F.3d 1286）
一案针对其中用语“分析服务程式”（analyzer server）之解释结果，
亦即“一服务器执行程序，与负责接收用户输入资料结构之用户端应用程式分离”
（“a server routine separate from a client that receives data having
structures from the client”），其中对“分离”（separate）之定义为
“分析服务程式与应用程式彼此分离”（an analyzer server that is separate
from the application it serves），故只要两者是“彼此独立形式存储于内存”
（“separate parts of random access memory”），即可满足该要件。
陪审团采纳苹果专家证人意见，认定三星手机产品侵害为请求项1附属项之请求项9。
二审合议庭自行参酌计算机辞典等一审未出现之外部证据，
并修改前述“分析服务程式”解释为“一独自运行软件，可从一用户端应用程式接收用户
输入资料、执行前述侦测及连接动作、并将所接收之用户输入资料返还用户端应用程式”
（”a piece of software that runs separately, receives data from a client
application, performs the “detecting” and “linking” steps, and then
returns that data to the client application”），并以该外部证据来理解三星智慧
手机中共用函式库（shared library code）之运作情形，
据此认定三星手机产品中之软件程式库（software library program）
为网络浏览器及信件短信发送等用户端应用程式之一部分，
而一独立存在且独立执行之软件（standalone programs that run separately），
故并未实施前述“分析服务程式”以及“连接动作”（linking actions）要件。
依据前述，合议庭推翻一审侵权裁定。
联席法庭认为，一审两造皆同意使用Apple Inc. v. Motorola, Inc.上诉案之解释结果，
故未要求法官于马克曼听证会中解释前述两项要件，亦未就两项要件解释议题提出上诉，
然合议庭自行参考不属于两造一审所出示证据之专利外部证据，来不当修改其解释。
联席庭认为，苹果专家证词足以证明三星手机中软件程式库与用户端应用程式两者为独立
分开的，同时亦足以证明用户所输入内容结构与应用程式之间存在可驱使CPU执行一系列动
作之特定连结?，是故依据Apple Inc. v. Motorola, Inc.一案解释结果，
三星手机软件实施该两项要件。由于三星专家证人亦就侵权判断提出合理举证，
故何者为可信之问题，上诉法院尊重一审陪审团选择。
2. 联席判决维持一审裁定721专利有效
二审合议庭依据三星所出示2项先前技术文献，
裁定721专利请求项8无效。
第一项先前技术文献为2004年瑞典商生产触控萤幕手机产品NeoNode N1之产品操作手册
（图一及图二），该产品手册中虽教导使用者以手指在触控萤幕上向右滑动来解锁手机，
然并无苹果iPhone产品中所具备之伴随手指滑动而出现之滑动图示。
该前述滑动图示，为三星所出示第二项先前技术文献所揭露，
该先前文献为美国科学家Catherine Plaisant于1992年人机互动技术研讨会议上所发表之
技术展示报告及影片（Plaisant文献，图三），其中呈现一系列可应用在触控萤幕之开关
切换图示，包含多种可用手指来操作之滑动式开关。
苹果未否认前述两项先前文献揭露721专利请求项8所有要件，
然主张Plaisant文献是以壁挂式家用电子产品（冷气空调等产品）为应用范例，
与微软Neonode系列手机产品毫无关联，故具通常技艺水平人士不太可能将此2项先前技术
文献联想起来并合并参考。合议庭不同意前述主张，认为721专利与2项先前技术文献皆属
于相同领域技术，且目的皆为提供触控装置设备一种容易理解之操作及状态显示接口，
因此任何具通常技艺水平人士皆可能会合并参考该两项先前技术文献。
联席庭不同意合议庭说法，认为专家证人意见充分显示，
为智慧手机设计触控滑动解锁开关之初衷，在于避免口袋误触拨号情形，
而非为了提供较便利之操作显示接口，故陪审团所认定具通常技艺水平人士不可能合并参
考两项文献之结论，具有充分证据基础。
同样地，上诉法院尊重一审陪审团选择。
图一：微软NeoNode系列触控萤幕手机（最左边为NeoNode N1）
图二：微软NeoNode N1使用手册滑动解锁操作图示
图三：Plaisant先前技术文献所展示之滑动开关图示
一审中，苹果亦提出可建立721专利非显而易知性之次要考虑证据，
包含受他方模仿、获得商业成功（Commercial success）、
受同业肯定（Industry Praise）、长期存在需求（long-felt need）
及他方研发失败尝试（failures of others）等情形，并获得陪审团采纳。
二审合议庭认为，前述次要考虑证据立论过于薄弱，
不足以推翻721专利受先前文献揭露而无效之结果。
联席判决推翻合议庭见解，认为陪审团就次要考虑证据之判断结果，
具有充分证据基础，包括受到同业或市场肯定情形、获得商业成功、
特别是三星方面承认其未能研发出更好的解锁功能，
适可构成支持721专利有效之极强力佐证
（particularly strong in this case and powerfully weigh in favor of validity）
。
3. 联席判决维持一审裁定172专利有效
二审合议庭亦依据三星所出示2项先前技术文献，裁定苹果172专利请求项18无效：
（一）美国第7,880,730号专利（Robinson文献）（参见图四），
专利发明涉及一具备自动输入校正功能之键盘系统；
（二）WO2005/008899A1国际专利申请件（Xrgomics文献）（图五），
所涉发明为一般手机等简易输入装置上常见的自动提供字汇选项以便利输入之功能。
苹果并未否认两项文献合并参考结果可揭露请求项18所有要件，
包括Xrgomics文献揭露“原输入字母显示于第一空白处以及备选字汇显示于第二空白处”
（"a first area of the touch screen display that displays a current character
string being input by a user with the keyboard; and a second area of the
touch screen display separate from the first area that displays the current
character string or a portion thereof and a suggested replacement character
string for the current character string"）此一要件，
而Robinson文献则揭露请求项18其他要件，
然主张而具通常技艺水平人士不太可能将两项文献合并参考，
理由在于Xrgomics文献所涉发明功能为便利用户更快速输入字汇，
而非用来校正输入错误，两者并非相同技术领域。
合议庭认为，两项先前技术文献皆属于可携式电子装置字汇输入之技术领域，
同时Xrgomics文献与172专利发明皆以原输入字母为背景及透过下方空白处来
显示备选字汇（参图五156及158），两者结构特征极为相似，是故不同意苹果见解。
图四：Robinson文献自动输入校正功能图示
图五：Xrgomics文献字汇选项选择输入功能图示
联席法庭恢复一审172专利请求项18有效及侵权判决，认为苹果专家证词足以证明，
字汇输入自动完成功能与自动校正功能两者显著不同，
同时次要考虑证据方面亦支持前述主张；
尽管陪审团在讨论本项争议上或可能得出多种合理结论，
其结论若有充分实质佐证，则须予以维持。
上诉法院所扮演角色，仅为检视两造上诉议题是否受到相关证据纪录支持，
以及一审陪审团之事实发现可否支持其专利有效之法律结论
（review for clear error），并非重新进行审理如事实调查、
估量证据或讨论未上诉之议题。
4. 少数法官异议
本次联席法庭多数法官意见引发颇多争议，共有CAFC首席法官Prost等三位法官提出异议。
三位法官皆认为CAFC在未征询外界或政府任何意见下做出判决，不符合正常上诉程序。
对此多数法官意见中有提出解释，
说明由于联席庭所讨论议题为上诉法院职能及管辖范围限制
（例如合议庭可否自行参考两造未曾出示之证据来解释专利内容，
以及可否讨论非上诉议题），故不需要外界提供简报意见。
首席法官Prost认为721及172专利应为无效，
理由在于这2项专利实际上已受到先前技术文献完全揭露，
且亦无充分证据可以证明具通常技艺水平人士不可能合并参考揭露721及172专利之多项先
前技术文献，同时，非显而易知性之次要考虑证据，竟能力压系争专利受先前技术文献揭
露之强力证据，亦实属罕见。即便前述成立，苹果也未能说明为何次要考虑证据与721专利
滑动解锁发明存在因果关联（例如iPhone获得商业成功，不可能完全是该产品具备滑动解
锁功能所致），以及为何次要考虑证据与172专利自动输入校正发明存在因果关联。
针对647专利，Prost法官认为三星手机产品并未完全实施请求项1“分析服务程式”要件，
理由为前述程式与用户端应用程式仍然使用相同区位内存来存储，并非完全分离。
法官Dyk意见，一方面认为647专利“分析服务程式”用语应该也需要能够独立运行，
而非仅完全分离，另一方面则指出多数法官意见与联邦最高法院
KSR International Co. v. Teleflex, Inc.判决见解颇不一致，
或可能对未来非显而易知性议题之审理构成负面影响，包括：
（一）最高法院在KSR案判决中说明，专利非显而易知性分析，
不应是由陪审团裁决之事实问题，而应是由承审法官透过简易判决处置之法律问题，
然而本案多数法官意见，却将具通常技艺水平人士结合多项先前文献之动机及次要考虑证
据等争议问题，一概归类为由陪审团判断之事实问题来处置；
（二）721专利及172专利发明，已为先前技术文献完全揭露，足以作为发明概念者，
仅不过是721专利中新增了滑动图示，以及172专利中变成了同步显示校正字汇选项，
而异步显示可自动完成字汇，然多数法官意见却降低KSR案所述标准，
仅就此些微小进步（minimal advances）即判定整项专利非显而易知；
（三）KRS案说明，为解决已知问题之需求，
即足以构成具通常技艺水平人士合并参考多项文献之动机
（“[o]ne of the ways in which a patent’s subject matter can
be proved obvious is by noting that there existed at the time of
invention a known problem for which there was an obvious solution . . . .”），
同时亦不需要就此一合并参考动机进行额外举证，然而本案多数法官意见却认为一定要有
其他具体证据，才足以证明合并动机存在；
（四）多数法官意见以揭露721专利之Plaisant文献之所应用范例并非一般智慧手机
而不予采用，亦以揭露172专利之Xrgomics文献之用途为便利快速输入字汇，
而非校正输入错误为由加以驳回，此些认定亦不符合KSR案所述：
（“[I]f a technique has been used to improve one device,
and a person of ordinary skill in the art would recognize that
it would improve similar devices in the same way,
using the technique is obvious unless its actual application is beyond his
or her skill”）；
（五）多数法官意见将次要考虑证据之重要性过度提高，
甚至力压足以证明专利因先前文献揭露而显而易知之强力证据，
此一认定显著违背最高法院判例见解，亦即倘若一项专利不具任何新颖性，
或存在充分证据可证明专利显而易知，则次要考虑证据应不再具有任何参考价值
（Secondary considerations “without invention[] will not make patentability.”
Sakraida v. Ag Pro, Inc. 425 U.S. 283 (1976)）
最后，Reyna法官认为，不应该为本案事由召开联席庭，
理由在于联席判决通常具有重大指标性，而联席法庭之主要任务，
是在确保各案上诉判决结果一致性、厘清重要基本审理原则疑义以及处置极特殊议题，
而非仅为了不同意合议庭见解并且想要推翻其判决。
三、评析
本案联席判决主要特点，在于联席庭认为合议庭不当使用非一审两造所出示证据，
且使用专利外部证据，来讨论并修改两造已获共识及未提出上诉之请求项用语解释，
且据此裁定专利未侵权。对此，联席判决特别说明，上诉法院应尊重下级法院或陪审团所
做出之事实发现，仅应检视一审证据纪录及陪审团事实发现可否支持其法律结论，
而非自行重新调查、重新估量证据并讨论非上诉议题。
本案结果，多少反映最高法院自Teva案以来，
要求上诉法院应适当尊重下级法院裁量结果之趋势，
或可能致使未来下级法院之专利侵权或有效性判决较难以被推翻。
本案联席判决之争议颇多，包括在专利非显而易知性分析上之见解，
与过去最高法院判例有相当多出入（参见前述Dyk法官异议），
或可能致使外界感到困惑，无从得知本案联席判决，
对于未来类似议题之真正拘束力为何。
另一方面，针对CAFC未曾征询任何外部及两造双方意见下作出判决之情况，
尽管多数法官意见特别解释，联席法庭所讨论问题，仅涉及上诉法院之管辖职权限制，
故无需征询外部意见，然而实际上联席法庭并非仅讨论这个问题，
而是迳自就专利有效性等本案所有实体争议做出裁示，并维持一审陪审团判决结果，
废弃合议庭判决而未将本案发回
（除恶意侵权议题要求合议庭依照最高院Halo案重审外），此一情况实属少见。
鉴于本案见解与KSR案存在颇多分歧，未来，
三星或可以针对专利非显而易知性相关分析议题是否属于陪审团事实审等法律问题，
上诉最高法院，以求再度翻案。