Re: [问题] 美国专利答辩

楼主: piglauhk (肥胖宅 ( ̄﹁ ̄))   2019-10-28 11:18:40
: 一. 进行并项的时候,假如claim 1的特征ABCDEF, claim 2是B的进一步描述,
: claim 3是E的进一步描述,主管认为并项后要 AB2CDE3F 这样排列,而不能ABCDEF23,
: 而且文字还要修饰。 因为是并项,我倾向不要修饰文字以免改变范围。
以下为小弟一点浅见 请参酌 若有误请不吝打脸 一起成长。
以小弟经验 各国处理方式不同 有不同效果 若是美国案 我是倾向留原文 理由如下:
美国nonfinal OA response的回应会影响下次oa的形态
就算原核驳理由错在审委 调整内容仍可导致审委有发final的借口 (详见MPEP 706.07a)
调整claim内容要负责任
理论上 要修claim 代表某程度上画了一块新圈圈 新圈圈用词是不是100% 被说明书支持
? 若从头到尾都你写的没关系 但若其他人写的claim 你一改 就要负全责囉 XDDD
: 二. 关于新颖性102答辩,主管认为不能只找到特征差异后就结束,还是要进一步描述
: 相对引证有进步性才行。我的认知是因为OA只提出新颖性核驳,那只要针对新颖性答辩
: 就好,未来审查委员还是有可能找其他引证核驳,现在答103好像多余,也不能保证之

: 审查委员不发102 103。
102,103一起打cp值比较高
对inhouse来说 只打102及102/103一起打 价钱是一样的 在不限缩范围的前题下 当然102
/103一起打…
: 三. 关于103答辩,假设引证1,2核驳claim 1,引证3核驳claim 2,我在引证3与claim
2
: 之间找到差异性,所以我答辩时强调引证3没有揭露claim 2,从此推论,claim 2克服1
03
: ,但主管认为这样还是新颖性的答辩,这一点我有不太理解。
: 另外主管还强调需要说明功能性,而不能只是特征差异而已。
: 因为我认为美国103的非显而易见跟欧洲/中国的进步性(inventiveness)是不同的,
: 只要有非轻易可想到的特征差异就可以符合103,而不一定要有功能性区别,
: 功能性是辅助答辩。
: 假如要同时有特征差异与功能差异才能进行答辩103,那很多案子会无法进行。
: 我在前公司的经验是很少拿功能性(因为拿不出来XD)差异来进行103答辩,
: 通常只答辩技术特征差异还是有核准。功能性是否真的必要?
答辩理由要有法源。
原po说的没错,‘只要有非轻易可想到的特征差异’就可以克服103,但您要怎么证明
是非显而易见? 单一引证未揭露,并不是基准中可以证明非显而易见的理由唷。最多只
能说审委核驳未依基准考虑所有限制,但若只打这一点,则通常没什么鸟用。毕竟,你找
审委麻烦,他也只能用最省力的方法(随便找一篇有该特征的前案,用强大
心证来结合),找你麻烦。
打OA,至少要留个梗,让审委想偷懒时可以直接准。而核驳错误这种打脸性答辩,除非真
的很具说服力,审委认输,不然OA打不完。
另外,我想,原po老板指的所谓功能性答辩应该是指MPEP2143中提到的 跟作动原理部份
相关的
内容 用相关理由答辩的好处是有所根据而不是各说各话。以上 请参酌
作者: larksong ( larksong)   2019-10-28 15:38:00
102&103一起打CP值较好,要当过in-house较能体会。
作者: godlikeking (Silo is my nightmare)   2019-10-28 21:41:00
可是如果说多又怕错 102/103一起打的cp值有好到可以承担禁反言的风险吗?@[email protected]
作者: larksong ( larksong)   2019-10-28 21:44:00
经验是,有些公司高层会认为一次答辩就要102/103都处理比较好。所谓的CP值较好此时是指高层会给/会有好绩效。反正,公司的专利真的会遇到诉讼与授权等的机率不高~~~
作者: huangwm (心中明月当空无丝云)   2019-10-28 23:19:00
刚好当过in-house, 我的体会跟L大相反
作者: VanDeLord (HelloWorld)   2019-10-29 14:10:00
我也比较倾向分开打,敌不动,我不动 XD
作者: larksong ( larksong)   2019-10-29 14:49:00
H兄,个人经历是遇到过一些主管颇在意花一样的钱做多一点事情的高CP值,至于对于未来答辩等的影响就不大在意。
作者: kaikai1112 (骨髓捐赠match也是种缘份)   2019-10-29 17:25:00
楼上 都是个案 无谓对错 别太介意.......
作者: wowhanhow (我很好)   2019-10-29 19:20:00
我IF和IH都当过耶... 没有L大的体会 XD就只是做法不同而已 最终决定权还是在主管如果主管觉得风险可以承担 说就说吧但最保险就是不要多说话就是
作者: trafficboy (交通男孩)   2019-10-30 13:00:00
你就照主管说的做吧。等你以后当主管再用自己的风格。不然主管觉得你都不照他说的做,就把你考绩打差甚至炒你鱿鱼。这种据理力争是没用的。

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