※ 引述《justpatentit (happycat)》之铭言：
: 最近小弟撰写答辩稿遇到一些问题，这些问题主要来自跟主管核稿的一些认知差异，
: 为了避免落入单边思维，想先请教版上先进，然后再考虑是否跟主管讨论。
: 主管是比较重视细节的，所以对于格式及答辩顺序比较多要求，以前我遇到都是比较
: free style主管，所以有些细节自认没有做到，但也想了解这些细节是属于个人风格
: ，还是有其必要性。
: 举例来说，
: 一. 进行并项的时候，假如claim 1的特征ABCDEF， claim 2是B的进一步描述，
: claim 3是E的进一步描述，主管认为并项后要 AB2CDE3F 这样排列，而不能ABCDEF23，
: 而且文字还要修饰。 因为是并项，我倾向不要修饰文字以免改变范围。
有些情况文字要润饰比较好
例如：原撰稿者在原claim撰写的文字功力很差，导致附属项并到独立项时读起来怪怪的。
至于你举的ABCDEF23的例子，应该就类似在最后面加一个wherein, 23这样吧？
这样严格来说也没有错
正常在claim撰写的制式教法会倾向把各元件一行一行独立列出来
所以会觉得在并项时候这样润饰会比较妥当 阅读舒适度可能较佳
例如：
一种...:
A...
B..., wherein claim 2
C...
D...
E..., wherein claim 3
F...
不过这种情形还是个案考量
若读起来感觉没差很多
其实也无所谓
但即便实质上没有错
你的感觉跟主管的感觉可能有落差就是
: 二. 关于新颖性102答辩，主管认为不能只找到特征差异后就结束，还是要进一步描述
: 相对引证有进步性才行。我的认知是因为OA只提出新颖性核驳，那只要针对新颖性答辩
: 就好，未来审查委员还是有可能找其他引证核驳，现在答103好像多余，也不能保证之后
: 审查委员不发102 103。
若是每一项claim都被驳102
那回103真的是多讲话
但有种情况是
你主管可能只是希望你在文中提及引证哪些地方不好/引证有哪些缺点
(这些缺点和不好的地方刚好是对应到本案claim中的特征)
而不是真的要你明文打出本案claim 1为unobvious
也不是要你明文打出本案claim 1哪些特征优于引证
上述两种情况有好有坏
第一种情形就是完全避掉自己多说话被抓漏洞的风险
但审查委员有可能再找引证发103
第二种情形就是希望让审查委员感受到这个特征的重要性 一次OA就直接被说服
但若没被审查委员接受 承担的风险比较大
不只被发了103
还有可能多说了一些有瑕疵废话
(若之后核准，日后可能有禁反言的问题)
我知道有些人的见解是
本次OA中所有claim都是被驳102
若单单只是为了避掉102 修了一个引证都没有的特征
只是单纯修进去说有差异
功效什么的都不强调
审查委员必定会再发一次103
我是抱持怀疑态度
因为有遇过被用102驳 修出差异后就核准
也有遇过被用102驳 修出差异后接着被用103驳
但无论如何 没有具体统计数字说会被103驳的机率为何
为了降低多说话的风险
个人是倾向审查委员说什么 我方回什么就好
: 三. 关于103答辩，假设引证1,2核驳claim 1，引证3核驳claim 2，我在引证3与claim 2
: 之间找到差异性，所以我答辩时强调引证3没有揭露claim 2，从此推论，claim 2克服103
: ，但主管认为这样还是新颖性的答辩，这一点我有不太理解。
根据这段你给的资讯
除非有非常强烈且明显的比对错误才适用你这种打法
审查委员既然用103核驳
就代表他已经主观认定引证3的特征是对应到claim 2
所以引证3是可以弥补引证1和引证2
你这种答辩方式就是在讲审查委员在均等原则上的对应对错了
这种打法若不仔细阐明审查委员的比对如何错误的话
就是要审查委员真的明显比错了
举个例子：
假设
claim 2的特征是冰箱 引证3是火炉
类似这种完全对应错误的关系
均等原则
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2183.html
: 另外主管还强调需要说明功能性，而不能只是特征差异而已。
: 因为我认为美国103的非显而易见跟欧洲/中国的进步性(inventiveness)是不同的，
: 只要有非轻易可想到的特征差异就可以符合103，而不一定要有功能性区别，
: 功能性是辅助答辩。
: 假如要同时有特征差异与功能差异才能进行答辩103，那很多案子会无法进行。
: 我在前公司的经验是很少拿功能性(因为拿不出来XD)差异来进行103答辩，
: 通常只答辩技术特征差异还是有核准。功能性是否真的必要?
: 以上是小弟的一些问题，希望版上提供一些意见与讨论，谢谢!
答辩方法没有所谓的"规定"
功能性(或功效?)只是一个非显而易见性的答辩点
请参照MPEP有列出
III. REBUTTAL OF PRIMA FACIE CASE OF OBVIOUSNESS
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2144.html
不一定要对功效进行论述
但要解释为什么没办法轻易想到这个没有揭露的特征
例如
引证1根本没办法和引证2结合(引证1的某个元件和引证2的某个元件结合上去明显有问题)
引证1就算和引证2结合也不会结合成本案claim 1的态样
.
.
.
等等
不过很多时候主管只是为了彰显地位较高
乱给一堆意见就是
毕竟风格这种东西是没有对和错
自己知道哪些动作有哪些用意就好