[问题] 美国专利答辩

楼主: justpatentit (Cloud)   2019-10-26 09:53:23
最近小弟撰写答辩稿遇到一些问题,这些问题主要来自跟主管核稿的一些认知差异,
为了避免落入单边思维,想先请教版上先进,然后再考虑是否跟主管讨论。
主管是比较重视细节的,所以对于格式及答辩顺序比较多要求,以前我遇到都是比较
free style主管,所以有些细节自认没有做到,但也想了解这些细节是属于个人风格
,还是有其必要性。
举例来说,
一. 进行并项的时候,假如claim 1的特征ABCDEF, claim 2是B的进一步描述,
claim 3是E的进一步描述,主管认为并项后要 AB2CDE3F 这样排列,而不能ABCDEF23,
而且文字还要修饰。 因为是并项,我倾向不要修饰文字以免改变范围。
二. 关于新颖性102答辩,主管认为不能只找到特征差异后就结束,还是要进一步描述
相对引证有进步性才行。我的认知是因为OA只提出新颖性核驳,那只要针对新颖性答辩
就好,未来审查委员还是有可能找其他引证核驳,现在答103好像多余,也不能保证之后
审查委员不发102 103。
三. 关于103答辩,假设引证1,2核驳claim 1,引证3核驳claim 2,我在引证3与claim 2
之间找到差异性,所以我答辩时强调引证3没有揭露claim 2,从此推论,claim 2克服103
,但主管认为这样还是新颖性的答辩,这一点我有不太理解。
另外主管还强调需要说明功能性,而不能只是特征差异而已。
因为我认为美国103的非显而易见跟欧洲/中国的进步性(inventiveness)是不同的,
只要有非轻易可想到的特征差异就可以符合103,而不一定要有功能性区别,
功能性是辅助答辩。
假如要同时有特征差异与功能差异才能进行答辩103,那很多案子会无法进行。
我在前公司的经验是很少拿功能性(因为拿不出来XD)差异来进行103答辩,
通常只答辩技术特征差异还是有核准。功能性是否真的必要?
以上是小弟的一些问题,希望版上提供一些意见与讨论,谢谢!
作者: huangwm (心中明月当空无丝云)   2019-10-26 10:40:00
考虑到禁反言之后,就会点到为止了
作者: a343408065 (寂寞东京铁塔)   2019-10-26 11:19:00
1 并项我倾向不要加进去,避免改错,当然形式上是你主管改法比较漂亮,但我认为降低错误率比较重要。2.美代不建议答新颖性顺便答进步性,虽然可能会多收一次oa,可是可以减少禁反言风险。3. 是否一定要陈述功能没有特别答案,尤其是审委有时候会拿“功能限制没有写入请求项”为由打回去,功效应该是辅助理由,主轴应该放在引证对本案区别技术特征未提供教示建议。
作者: hensu (hensu)   2019-10-26 13:30:00
觉得美国案102的答辩就针对102回答...
作者: larksong ( larksong)   2019-10-26 18:45:00
近年接触一些美国专利律师,多倾向讲重点&多讲可能多错
作者: DivineSwine (神猪)   2019-10-27 07:02:00
电询阿 跟审委口头讨论后如果审委同意 答辩就写审委同意 论点什么的都不用放 这样最省市
作者: forcomet (无暱称)   2019-10-28 09:59:00
电询就写审委同意会不会想太多了答辩功能很不必要,在台湾中国这样写就算了,美国案这样答辩只是给自己找麻烦而已,以后专利范围解读被限缩怪不得人
作者: Ymiao (勿忘初衷:p)   2019-10-28 21:18:00
其实觉得还是看客户要求,有些如果有限定打的次数,那往往会102/103一起打
作者: concen (concen)   2019-12-12 21:15:00
你主管是自学专利还是事务所来的?如果是自学,真的会有天马行空的说法,逻辑思考对,但跟专利法的用语差很多。

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