楼主:
gyboy38 (gyboy)
2014-01-09 19:59:17各位前辈好，小弟最近工作上遇到一个问题。
问了几家事务所，目前还在等美国代理人回复，
想问问有没有大大刚好有实务经验。
敝公司的美国案收到OA，这件美国案当初是主张台湾优先权(以英文本送件)。
本案就我处理过的案件来说算是不好答辩，因为看完OA整个觉得委员中肯啊 XD
后来花很多时间跟同事讨论才想出一个答辩方向，决定将说明书中的特征A加入Claim 1，
才发现特征A居然没有写在美国案中 Orz，只有一个图式勉强可以支持。
而台湾母案则有明确的用文字记载在说明书中。
综上所述，是否可以主张翻译错误或是用其他理由，
将母案的这一段叙述补到英文稿中，而不会产生new matter的问题?
之前版上曾经有一系列文章在讨论英文稿是直译 or 改写的优缺点。
现在想来格外有fu啊，这个案子的中英文稿我跟同事都看过，
看完一致认为两份说明书在架构上、用语上都明显不同，
但通篇看完就会觉得他们是在讲一样的技术，这样的改写有什么意义啊 (翻桌!~)
最后成为关键的特征A，居然是当初改写时被漏掉的小技术。
作者:
dakkk (我是牛我反刍)
2014-01-09 20:42:00我记得美国最松 应该是可以
作者:
MrCAKE (Keep Working)
2014-01-09 22:19:00如果特征点是会被漏掉的小技术 最后拿到的保护范围...
楼主:
gyboy38 (gyboy)
2014-01-09 22:30:00虽是不起眼的小结构，却能突破进步性，给答辩理由书着力点
作者:
piglauhk (肥胖宅 (￣﹁￣))
2014-01-10 09:24:00若有 Incorporation by reference 原则上没问题 只是诉讼端可能会被当成是主要争点...( ￣ c￣)y▂ξ
楼主:
gyboy38 (gyboy)
2014-01-12 20:39:00代理人的答复与P大所说类似，请参考37 C.F.R 1.57(a)
要是最严格的来看，是不行的要能加入的"STF"内容，只有美国专利申请案为母案国际优先权以及非专利文献我记得按规定不能这样做的请参照 37 C.F.R 1.57(e) "Essential Material"使(修正过后的)claim能符合112 (1), (2), (6)的内容就被称为"Essential Material"当然基本上在prosecution时如果没有其他的答辩方案，这就是最后的方法，因为审查委员很少实际去看= =