[情报] 2017年美国专利诉讼五大代表案件
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2017年对美国最高法院和联邦巡回法庭而言，又是忙碌的一年，忙于重塑专利法精神及作
出重大的专利判决，关于对管辖法院判决地规则(venue rules)、专利权耗尽原则
(patent exhaustion)、及第三方专利复审修正案 (in inter partes reviews)。以下是
回顾2017年最重要的裁决。
一、TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Group LLC
TC Heartland被视为2017年度第一个最重要的专利裁决，因为它改变了30年的专利法，同
时改变了专利诉讼地点的选择策略。这个判决迫使专利原告(尤其是NPEs或PAEs)迅速重新
考虑他们的提告策略，以便在适当的法院提起诉讼，并根据新规则将既有的案件移运到别
处，不必再承担案件转移的风险。
最高法院于2017年五月份TC Heartland重大判决震撼了专利世界，推翻了过去几十年的关
于专利侵权之提起诉讼地(Venue)的先例，这一变化迅速重塑了专利诉讼地图。高院拒绝
了联邦巡回法院的规定，也就是过去允许专利诉讼在被告销售的任何地方有效地进行，这
导致了大量案件集中在德州东区等对原告有利的审判地。
相反，高院认为，诉讼只能在被告成立公司或拥有固定营业地点之管辖法院提出。几乎在
一夜之间，使得德州的诉讼数量急剧下降，而转向Delaware州和加州的法院的申请案件出
现明显的上升趋势。
虽然，最高法院的裁决确立了重要的引导，但法院一直在处理一些尚未解决的问题。在
2017年9月份In re：Cray Inc.案件中，联邦巡回法院澄清了什么是构成常规和既定的营
业场所，这可能会进一步限制可以提起专利诉讼的审判地。
接着，上诉法院也在11月份裁定，TC Heartland的决定改变了法律，这可以使被告转移案
件更容易。今后法庭将继续关注审判地问题。
二、In re: Aqua Products Inc.
专利法的另一个重大判决是在今年10月份，联邦巡回法院的联席审理(en banc)根据AIA对
专利请求项修正的审视，这是自2012年以来对专利权人的主要诉讼案件。
法院在一份长达148页的裁决中对法官进行了严厉的分析，结论认为，请愿人
(petitioner)对专利的有效性提出质疑，其举证责任在于表明提出的修改是不可授予专利
的(unpatentable)、终止PTAB(专利审判和上诉委员会)的专利权人的负担显示其修正案的
做法是可以授予专利的。
根据旧规则，PTAB仅批准少量修改专利的动议，所以新标准将导致专利权人更频繁地增修
专利请求项，依据AIA审查之下，希望最终获得有效的请求项程序。
在知识产权受到侵犯的情况下，这种做法有利于专利权人。但这将鼓励专利权人对某些权
利要求进行修改，然而对请愿者(petitioners)将会增加更多困难。
改变举证责任似乎只是一个小小的改变，但它可以从根本上改变AIA的审查程序。
从2017年开始，AIA相关修正很可能将成为正常的过程。
三、Impression Products Inc. v. Lexmark International Inc.
Lexmark案件是高院在5月份的裁决，推翻过去的专利法判例，使得专利权人不能限制专利
物品在出售后之使用，一旦产品在世界任何地方销售，都将失去其专利权。许多行业包括
医疗设备和打印机墨水匣之制造商，依据联邦巡回法院以前的专利法规定，仅允许单次使
用限制，并且只允许在美国销售专利权。
因此，这裁决将影响正常运营公司是有利的，他们现在必须重新调整如何进行全球销售产
品的策略，可能包括将产品出租给消费者，而不是出售给消费者，以保留专利权，这一策
略多年来一直用于软件等产品的版权使用。对消费者和企业购买或转售产品是有利的，在
购买受专利保护的二级市场上的产品时，购买者有更多的自由度和确定性，不会成为专利
诉讼的目标。
其实，这裁决对于专利权人来说是非常不利的。他们现在必须重新制定商业策略，以避开
判决的影响，甚至影响未来是否寻求走侵权诉讼的考量。
然而，Lexmark案例的解决方案，仍须几年的时间来建立被测试的机制。
四、SCA Hygiene Products AB et al. v. First Quality Baby Products LLC
SCA Hygiene案例是最高法院的另一个专利法判例，于今年3月份法官裁定，在许多专利案
件，对于懈怠原则(Laches bars suits)将不再是辩护的重点。
最高法院认为，由于专利法(Patent Act)允许专利权人在提起诉讼之前六年内追回损害赔
偿，所以在此期限内诉讼不能成为辩护。这一判决有效地消除了专利权人长期拖延提起诉
讼的惩罚。在某些情况下，这种情况可能允许专利权人等待被告销售增加的权利，以及被
告在起诉之前转换成为重大诉讼的费用。
这判定将被专利权人所接受，其诉讼策略不再需要担忧受到等待时间太长而不能被起诉的
限制。同时，专利权人可发出禁售信(cease and desist letter)且不必担心是否因懈怠
原则(laches)而反成为被告。
五、Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA Inc.
Helsinn Healthcare案例，联邦巡回法院在5月份裁定的判决，针对创新发明尚未被公开
披露而销售，可能使专利申请处于危险之中，因新颖性规定可能会使专利无效。
该Helsinn Healthcare案判决解释2011年AIA的转售条款(on-sale bar)，其中认为发明产
品销售超过一年的专利申请被视为专利无效的现有技术。法院表示，如果出售是公开的，
即使发明的细节是保密的，也会触犯法律规定。
如果公司的产品公开销售，下单给制造商生产但没有透露有关发明的资讯，以避免转售条
款(on-sale bar)的冲突。这将可能令运营的公司很困扰，甚至可能有一大批专利可能会
被抛售。结果就是，强调需要对销售的每一个方面保密，包括销售的事实和销售的细节。
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