[情报] 美专利耗尽判决 有利下游厂
http://bit.ly/2hvVacK
过往专利权人可以设下限制，要求其所贩卖的专利产品仅能单次使用，或仅能用于特定用
途等，否则就是侵害其专利权利。然而，美国最高法院在2017年5月30日做出判决，认定
专利权人一旦决定贩卖其专利产品，便无法再基于专利权利对该产品的后续使用设下任何
限制。
前述诉讼案件为Impression Products, Inc. v. Lexmark Int’l, Inc.案，所涉争议为
Lexmark可否基于其专利权利，限制其所贩卖之雷射打印机碳粉匣仅能被单次使用。
专利法上有所谓“专利耗尽”（patent exhaustion）原则，其规范专利产品一经合法贩
卖后，专利权人就该产品的后续流通或使用，便无法主张权利。只是过往美国联邦巡回上
诉法院判决认定，若专利权人在贩卖当时明确保留其对所贩卖专利产品的授权范围，则其
仍可基于专利权利要求买方执行、基于前述保留所设下的使用限制。
Lexmark以两种不同价格来贩卖其碳粉匣：以全额价售出的产品无使用限制，以约全额价8
折之回收价售出者（即所谓“Return Program”）则仅能单次使用，并必须在使用完毕后
回收给Lexmark。为落实回收价产品的使用限制，Lexmark在产品上装设有防止二次使用的
芯片。
诉讼案另一当事人Impression Products公司，则是在美国境内与境外收购使用完毕之
Lexmark碳粉匣，重新装填碳粉后以低价在美国境内贩卖。
Lexmark起诉控告Impression Products侵权。Lexmark主张，其在美国境内贩卖的回收价
碳粉匣产品，因为附有不得重复使用的明确限制，所以Impression Products重新整理使
用完毕Lexmark碳粉匣并转卖供再次使用的行为，侵害Lexmark的相关专利权利。
一审的俄亥俄州南区联邦地院认定，即使Lexmark明确就碳粉匣产品设下贩卖后的使用限
制，但基于专利耗尽原则，其在产品贩卖后便无法主张与行使专利权利。二审的联邦巡回
上诉法院则基于其过往判决废弃一审判决，肯认Lexmark的贩卖后使用限制具备专利法上
的效力。
美国最高法院废弃联邦巡回上诉法院之判决见解，首度言明专利权人无法基于其专利权利
，就经合法贩卖的专利产品设下任何的贩卖后使用限制，因为透过买卖，专利权人已获得
其应有回馈，若允许其设下贩卖后使用限制，将与专利产品的买方就产品本身所取得的所
有权有所冲突。
然而美国最高法院并未否定Lexmark的使用限制具备契约效力。只是契约效力仅止于买卖
双方，所以Lexmark可以主张购买回收价碳粉匣产品却未确实回收的消费者违约，却无法
主张Impression Products回收后贩卖二手碳粉匣产品的行为侵害其专利权利。
其实美国最高法院过往曾审理过类似的争议，只是当时的判决并未明确厘清，专利耗尽原
则应如何被解释适用。2008年美国最高法院认定，我国笔电大厂广达，向Intel购买微处
理器芯片并与其他厂牌零组件组装成产品后贩卖之行为，并未侵害LG的专利权利，即使LG
要求Intel在贩卖芯片时必须通知其客户，LG对Intel的专利授权范围并不及于，Intel之
客户将Intel芯片与非Intel之零组件组装成终端产品的行为。
（作者是国家实验研究院科技政策研究与资讯中心研究员）
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