【情报】专利共同发明人资格认定诉讼：University of Utah v. MIT、MPG et al.
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本案讨论了两项重要议题，包括（一）专利共同发明人资格之认定；
（二）美国联邦地方法院如何裁量美国专利法285条（35 U.S.C. § 285）
合理律师费议题。其中要点可归纳如下：
1. 已公开发表之著作内容，若曾获得专利发明人参考采用，
则作者必须在该著作公开发表之前，与发明人存在一定形式之合作，
并对专利发明提供相当程度之贡献，方可主张共同发明人资格。
前述贡献，无需是显著或等值之贡献，
至少对一个重要请求项之标的概念有所贡献即可。
2. 专利法285条所述“例外案件”（exceptional cases）之认定，
乃依据个案事实背景情况，并无硬性裁量标准。
对此，地院仅需判断，并简单说明为何案件具（或不具）例外性，
无需详细分析及解释所有考虑因素；地院若提供合理解释，
则上诉法院不会轻易推翻地院裁量结果。
一、本案简介
2011年，美国犹他州州立大学（University of Utah）于麻萨诸塞州联邦地方法院，
控告德国科研机构马克思‧普朗克科学促进协会
（Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.，简称MPG）
、美国麻省理工学院（MIT）、
附属于麻省理工学院的怀特海德生物医学研究所
（Whitehead Institute for Biomedical Research）、
以及麻州一家生物制药公司Alnylam Pharmaceuticals，
有关要求变更10项美国专利之发明人资讯
(7,056,704、7,078,196、8,329,463、8,362,231、
8,372,968、8,445,237、8,765,930、8,778,902、
8,796,016、8,853,384 )。
前述专利之主要发明人是MPG生物物理化学研究所研究员Thomas Tuschl博士
（统称Tuschl专利）。
Tuschl专利发明，涉及分子生物学中之核糖核酸干扰
（RNA Interference，RNAi）现象。
原告主张，Tuschl专利申请日之前，
犹他州大学生物化学系教授Brenda Bass曾在国际科学期刊《细胞》
（Cell）中发表评论文章，讨论Tuschl博士之研究，
并提供有关RNAi现象之一些假设；
Tuschl博士曾经参考Bass教授之评论文章，
并曾在瑞典乌普萨拉举行之科学研讨会议上，
与Bass教授就参与RNAi现象的小分子干扰核糖核酸（siRNA）技术来口头交换意见，
最终透过实验，确认其假设为真，并促成Tuschl专利发明，
而在专利申请审查过程中，亦将Bass评论文章引述为先前技术文献。
因此，犹他州州立大学主张Bass教授应为Tuschl专利之真正发明人，
或至少为共同发明人。
二、专利共同发明人之认定要件
Bass教授在法院口头取证过程中，提出了一些不利证词，
包括Bass本人未曾参与任何Tuschl专利发明相关实验，
以及未曾就其RNAi现象假设等进行实验，
致使犹他州大学放弃主张Bass教授为专利真正发明人，
但仍继续坚持其应为共同发明人，
主要证据即为（一）Tuschl曾经参考并使用Bass评论文章内容，
以及（二）两人曾在科学研讨会议上讨论专利相关研究。
一审讨论前述情形，是否足以建立共同发明人资格。
地院承审法官引述了美国联邦巡回上诉法院1992年
Kimberly-Clark Corp. v. Procter &
Gamble Distrib. Co. （973 F.2d 911）案判决，
其中就美国专利法116条（35 U.S.C. § 116）
之专利发明人资格规定，提出以下补充说明：
共同发明人必须存在一些共同行为要素，
诸如与其他发明人合作或共同接受指导；
共同发明人无需在相同时间或地点下，
与其他发明人进行实质合作，亦无需提供等值贡献，
或对所有专利请求项概念皆有所贡献；
反之，只要对专利当中至少一个具有相当重要性
（not insignificant）之请求项有所贡献，
即可为共同发明人。
因此，承审法官在简易判决中，得出下述事实结论，
认定Bass教授不可成为Tuschl专利之共同发明人：
学术论文一经发表并进入公共领域，则成为公开著作。
共同发明人资格，不得建立在已公开发表之学术著作内容上。
Bass欲成为Tuschl专利共同发明人，必须在Tuschl博士取得评论文章之后，
到文章公开发表之前，与Tuschl博士存在一些形式之合作，
例如双方建立一沟通联系管道。
尽管Bass评论文章具有显著贡献，
而Tuschl专利发明亦建立于文章所述假设，
然实际上，直到文章公开发表之前，
两人未曾就前述假设进行任何实质合作，
亦不存在任何沟通管道。
针对犹他州大学辩称，Tuschl博士将尚未发表之Bass评论文章内容，
使用在个人研究，涉嫌违反保密协议，地院认为，即便属实，
仍不足以建立共同发明人资格。
Tuschl 博士与 Bass教授在科学会议上之口头讨论内容，
并未显著涉及Tuschl专利发明，对专利并无实质意义或贡献，
故单纯在学术会议上从事资讯交换或分享之行为，
不足建立共同发明人资格。
三、美专利法285条合理律师费
美专利法285条说明，法院可就“例外案件”（exceptional cases），
给与胜诉方合理律师费补偿，并由败诉方承担前述费用。
被告MPG等声请主张本案为285条所述“例外案件”，
并由原告承担其约800万美元律师费用。
地院驳回前述声请，认为犹他州州立大学之诉讼立场、
动机、所主张事实及法律根据，并无不合理之处，
而该方因证据不足而导致败诉结果，
并不等于本案殊异于其他一般专利案件。
被告提出上诉，主张地院未能考虑部分事实要素，
故未适当遵循美国联邦最高法院2014年Octane Fitness,
LLC v. Icon Health & Fitness, Inc.（134 S. Ct. 1749）
一案判决所建立之裁量标准。上诉法院维持一审决定，
并重申有关专利法285条“例外案件”之认定方式如下：
最高法院仅就285条“例外案件”之认定，提出一些参考建议，
并未说明任何硬性裁量方法或标准，
故不存在MPG所声称的Octane Fitness裁量标准。
地院承审法官主要依据个案事实背景情况，
来进行判断，当中仅需简单说明案件为何具（或不具）例外性，
亦即败诉方之诉讼立场为何存在（或不存在）超乎寻常之处
（stands out from others with respect to the substantive
strength of a party’s litigating position），
而无需书面解释分析所有考虑因素；
最高法院强调，地院在285条议题上拥有裁量权，
而承审法官最能够了解个案事实情况以及两造诉讼立场，
故为案件是否具“例外性”问题之最适当裁决人。
因此，倘若地院就其认定结果提出充分合理解释，
上诉法院不会随意推翻其决定。
四、评析
本案中，共同发明人资格之认定，
实际上是合理的。
假使专利发明人曾经参考其他已公开著作，
或在学术会议上与其他学者口头分享其相关研究，
就必须将该作者或交谈对象列为共同发明人，
此一情形势将阻碍同行评审等学术交流活动，
是故订立一适当门槛，有其必要性。
受到2014年最高法院判决显著放宽认定标准之影响，
至今，绝大多数专利诉讼案件，皆会主张285条合理律师费，
几乎已成为惯例，而获得合理律师费案件之数量，
自2014年后亦有所增加。对此，地方法院已经获得相当大之裁量权，
而上诉法院亦表明了一审判决结果，很难透过上诉来推翻。
然而，原告因举证薄弱而导致败诉，并不等于案件具有例外性，
主要考量在于败诉方之诉讼动机、事由及论点主张是否合理、
是否在缺乏充分事实根据下轻率发起诉讼、
或者兴讼动机是否带有恶意骚扰性质等。
例如在2013年Intellect Wireless,
Inc. v. HTC Corp.（2012-1658）一案判决中，
两项系争专利发明人在专利审查过程中蓄意欺骗美国专利商标局，
此一重大不当行为，致使宏达电成功主张合理律师费。