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壹、前言
本案的状况是ABB在德拉瓦州地区法院对Certified Measurement(简称CML)提起确认之诉
(如表一所列),认为CML准备向法院控告ABB侵权提出的US5,828,751A、US6,282,648B1、
US6,289,453B1,以及US8,549,310B2等四件专利中部份是无效的,而部份即便是有效,
ABB自家产品也没有侵害其专利权。
表一、专利诉讼案件基本资讯
贰、两造间的互动
ABB是一家总部在瑞士苏黎世的大型跨国公司,员工人数超过十万人,经营范围包括机器人
、电机、能源与自动化控制等领域,也是电力和自动化技术领域的领导厂商,提供产业全
方位优化流程、控制、测量及保护的应用,提高产业的生产力、增加电网的可靠性及强化
能源的效率性。ABB市场遍布全球,但一半以上的营收来自欧洲市场。1988年也在台湾成立
分公司艾波比股份有限公司,关键技术包括控制、传动设备、企业软件、仪器、低压产品
、马达、机器人和涡轮增压器。
CML则是一家隶属于Walker Innovation Inc.(前身是Patent Properties Inc.)专利授权公
司,也就是所谓的“非实施专利事业体”(Non-Practicing Entity,简称NPE),主要聚焦
在消费性产品、电子商务、软件、能源与网络化等相关应用。
ABB之所以会对CML提起确认之诉,主要原因是CML在2015年1月6日寄出专利侵权警告信函给
ABB,并在其中指出其具备系统监控和资料撷取功能系统,包括RTU 560(可介接各种网络标
准支援通讯需求、资料储存与维运管理等功能)与MicroSCADA ProSys 600C(支援对一台以
上设备进行即时监控,主要应用在输配电环境中),以及装载SGL(瓦斯侦测功能)、FC650/O
(烟雾侦测功能)与FC600/BREL(侦测器底座)等火灾侦测相关系统模组的KNX安全操控板GM/A
8.1的设备都已经直接或间接侵害到CML的专利权。因此,ABB为了在进行专利诉讼之前先主
动迎击CML以取得诉讼主动权,率而先向法院针对CML在警告信函中所述专利提出确认之诉
,请求法院确认专利是否无效、不侵权,或是对ABB不具执行力。
参、本案涉及的系争专利
本案中CML认为ABB已侵害到US5,828,751A、US6,282,648B1、US6,289,453B1,
以及US8,549,310B2等四件专利。但进一步将与系争专利其间存在技术分割、延续或可相互
组合使用等等关系的专利进行综整分析后可以知道CML这次提出来的专利技术主要着重在加
密机制或程序,特别是应用到授权码产制与资料面加密动作两大应用分支(如图二),再进
一步透过关连关系分群后,这些专利可分为两大群组,由US5,828,751A导引出来在通讯程
序中使用的加密机制(即黄色节点),第二群则是将资料加密技术应用于特殊用途的游戏装
置上(即蓝色节点),尤其从US8,092,224B2开始转趋应用到医疗领域使用的相关系统。
以前述两大技术群组为基础并分析四件系争专利第一权利项内容、重要图示,以及主要的
技术属性可以大致了解(如表二)。整体来看,前言与元素保护范围围绕在传感器、时间产
生器、运算装置、输出装置,以及一个防篡改方法或装置共构出来的加密机制。技术群组
一主要技术特征系用于支援封包资料网络上不同实体间验证授权的安全机制,主要创新点
在传感器(8)、周期产生器(20)与运算装置组构成的机制。技术群组二主要技术特征则是将
防篡改机制设计成电路形式并加以封装保护,主要创新点在加密处理器(10)、内存(40)
、随机数字产生器(18),以及输出装置(100)组构成的机制。
表二、CML专利在第一权利项内容
本案系争专利还涉及到其他四个案件(如表三),两件也是针对相同的系争专利提起确认之
诉,一件已驳回,另一件(即1:15-cv-00072)则进入释义听证阶段。另外两件则是CML提出
的侵权诉讼,一件已驳回,另一件(即1:16-cv-01158)则刚刚指定给法官Christopher J.
Burke听取和解决所有审前事项,直至并包括解决案件诉讼的动议,以及任何进一步要求的
法院命令。
另外,比较需要注意的是进入释义听证阶段的案件。ALSTOM Grid要求释义的对象主要是以
US5,828,751A为重点,尤其是“防篡改相关字义”(包括tamper resistance means、
resistant tampering与tamper-resistant manner,属于手段功能用语的写法)与“增强的
量测结果”(包括augmented measurement与at least a portion of the augmented measurement)
两群字词的实际意义,其他还有“可验证测量结果”(即certifiable measurement)、
“加密动作”(即cryptographic operation)、“运算装置”(即computing device)、
“传感器”(即sensor)、“量测实体”(即physical measurement),以及权利项中用于位
置或信号来源的形容词(包括external与internal)等等存有疑义的写法作说明。而CML则以
专利说明书相关内容,以及专利审查历程中回复审查人员的相关资料作说明。不过,从目
前诉讼进行的状况来看,还没有看到法官针对双方提出的说法的最后裁示。而且,从2016
年11月11日的STIPULATION TO STAY的原因来看,双方已经决定朝和解方向进行,目前正在
商议和解协议的内容。
肆、结论
在本案中,ABB向德拉瓦州地区法院提起确认不侵权诉讼攻击CML意欲行使其专利权的动作
。但是,在诉状中并未像 《输送机械自动化设备厂商MagneMotion向Rockwell Automation
提起“确认之诉”》一案在诉状中即明确说明为什么准备提出专利侵权诉讼的一方所提系
争专利应该无效、不侵权,或是对ABB不具执行力的相关说明或证据。
不过,透过确认之诉来反守为攻,把遭到侵权警告与诉讼的恐惧阴影明朗化,除了主动挑
战专利(权)效力从而对NPE施加更多压力,灵活地从专利无效、无法实施或不侵权三个角度
反撃,也能为自己争取更多后续进入双方争讼阶段之前所需的回应策略布署时间,为日后
保留更多和解的弹性。一直到2015年12月04日,双方经谈判后已经撤销本案
(Stipulation of Dismissal with Prejudice)。
另外,属于消费性产品、电子商务、软件、能源与网络化等相关应用厂商也需要加以关注
ALSTOM Grid与CML间进行释义听证的初步结果,进一步从中了解本案系争专利在权利项上
的实质保护的技术范畴,也能从中了解相关内容潜藏的疑义或问题,以便从其经验中找出
一些可以攻错的他山之石,作为日后面临可能的专利诉讼威胁预先作准备。