※ 引述《madgame (静)》之铭言：
推 piglauhk: KSR当道 现在TSM test不管用了 QAQ 05/14 20:08
推 forcomet: 也不能说TSM不管用 只是KSR开了一个方便之门给审查委员 05/15 13:51
→ forcomet: 但是如果审委太夸张 还是有机会从TSM的角度反驳 05/15 13:52
KSR 没有否定 TSM，甚至还称赞了 TSM “极具洞见”
KSR 否定的是 Federal Circuit 过于严格地适用 TSM
如果 KSR 集中在这个观点立论
或许将成为一锤定音的典范判决
可惜最高法院为了挽救自己的面子
硬是把从前判得很糟的案子写进来
从“We begin by rejecting”开始，到“Finally, in Sakraida v. AG Pro, Inc.”
最高法院引了自己四个前案：
Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.
United States v. Adams
Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Co.
Sakraida v. AG Pro, Inc.
然后强调这些案子仍然拘束下级法院
其中，Adams 是 Graham 的 companion case，同天宣判
在那个没有 TSM 的年代
法院仔细考虑了所有的 Graham factors
skeptism by others, unexpected results
甚至还给出“没有动机结合”的论述
我认为它和 Graham 搭配起来，确是划时代的判决，至今仍深具参考价值
（Graham 固然给出架构，但应用到该案事实时，论述有点粗糙）
至于其他三个案子，Great Atlantic 被 1952 年专利法的作者之一评论为
“我们本来不想订 103 的，但这个案子实在太烂了
以至于我们认为有必要立法把它排除掉”
（what persuaded the Coordinating Committee to replace the case
law with a statutory provision was the Supreme Court’s opinion,
and Mr. Justice Douglas’ concurring opinion … we considered what
was said in the opinions to be typical of all that was wrong with
the patent law’s “invention” requirement）
此案提出协同意见书的 Justice Douglas
就是判出 Cuno Engineering v. Automatic Devices
要求发明要展现“flash of creative genius”才能被专利
从而留下许多骂名的法官
Black Rock 和 Sakraida 几乎是完全复制 Great Atlantic 的论述
其中，是谁执笔 Black Rock 的意见书呢？
答对了，又是 Douglas 法官
这三个案子共同建立起所谓的 synergism test
要求“已知元件的组合，必须要有二加二大于四的效果，才能被专利”
（The conjunction … of known elements must contribute something;
only when the whole in some way exceeds the sum of its parts
is the accumulation of old devices patentable）
此理论自七零年代就被各方学者和下级法院不断批判
Federal Circuit 设立以后更挑明了说“没这回事”
二十多年过去已成定论
结果最高法院居然想借由 KSR 的机会来矫枉过正，粉饰错误，借尸还魂
如果这么有自信
大可直说“本院之前建立的 synergism test 是有效的，下级法院理应遵守”
结果 synergism 不敢提
就闪烁其词，写一些 if do no more than predictable results 的绕舌语言…
其实读判决常常看到一些很好笑的事情
最高法院明明想说 unexpected results
但这是 Federal Circuit 的发明
他们就偏要换个字；
TSM 明明是八零年代 Federal Circuit 大量使用后才成为标准
最高法院提到 TSM，偏要引一个 1961 年的，说不上真正相关的案子
至于那些
“本院从 1851 年的 Hotchkiss 案到现在，所有判决都很一致，
103 之立法，不过是将本院的判决要旨明文入法”的自吹自擂
就更不必提了
总而言之
KSR 固然矫正了 Federal Circuit 的重大错误
但其中不少论述
实为历史纠结，两院斗气的产物
103 的处理在 2007 年后能渐趋稳定
我想还是与 Federal Circuit 的自我调整，以及 USPTO 的努力较为相关
至今，即使要说“a flexible TSM test”仍是唯一的判断准则
其实并不夸张