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美国IP智慧产权2018年重要回顾
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2018年，美国IP智慧产权有几个有意义的发展。其中包括最高法院对于IPR审查的合宪性
，音乐现代化法案的通过以及第九联邦巡回法院对于IP的关键决定，这些都将可能对IP智
财权发展产生重大影响。
一、Inter Partes Review(IPR)复审机制可能破坏美国的专利制度，因是宪法性议题。
根据Leahy-Smith美国发明法案（AIA）提起的IPR复审结果而产生许多裁决（特别是生命
科学类）出现不成比例的拒绝率及无效率，以及因而引起的可专利性的不确定性、 不一
致和难以适用的司法标准以及美国专利商标局（USPTO）的规定。不幸的是，最高法院几
乎没有解决这些问题；相反，它通过在AIA下维持IPR专利挑战的机会并使流程复杂化来激
起新的挑战。2018年出现以下重大争议案例，如下：
在Oil States Energy诉Greene's Energy Group，138 S.Ct. 1365年（2018年），最高法
院维持了IPR在AIA的认定。在这种情况下，原告Oil States Energy在初审法院获得了有
利判决。然而，经过专利审判和上诉委员会（PTAB）复审后，却宣告该专利无效，从而使
有利的初审法院判决无效。联邦巡回法院确认PTAB并无增加任何其他意见。 Oil States
Energy随后向最高法院提出上诉，认为根据第三条和美国宪法第七修正案，PTAB的复审后
挑战是违宪的，因为引发专利是否是私有财产的议题。最高法院不同意，认为授予专利权
更类似于授予公共特许权，国会可以授权USPTO在不违反美国宪法的情况下撤销。
虽然Oil States Energy维持了智财权诉讼程序的合宪性，但在SAS Institute Inc.诉
Iancu，138 S.Ct. 1348年（2018年），最高法院认为，根据PTAB规则进行的智财权诉讼
的部分未经AIA授权。 SAS在其知识产权申请中对软件专利中的所有权利提出质疑，只是
让PTAB机构仅审查其中一部分权利要求。USPTO认为，这种部分审理决定对简化PTAB的工
作是必要的，并确保只审查那些最有可能无效的请求项。最高法院不同意，认为法规的简
明语言解决了这一案件，PTAB必须解决请愿人所提出质疑的每一项请求项(the PTAB “
must address every claim the petitioner has challenged”)。
后续可能产生影响：SAS Institute Inc.可能会对知识产权流程和请愿者未来的知识产权
战略产生重大影响。 AIA的禁反言条款现在适用于所有受质疑的专利请求项，即使是PTAB
认为较弱的理由，因为每项请求项都将收到PTAB的最终决定。此外，全部完整的请求项审
理机制将增加PTAB的工作量，这可能会简化其他流程以因应不断膨胀的案件数量，例如，
发布对PTAB在每个Claim挑战中的立场不太有启发性的基本决策。对于各方而言，这意味
著PTAB对于在审查开始时可能取得成功的挑战提供的指导较少，以及包含不太有力的无效
理由的更复杂的审判。至少，客户应该知道PTAB程序的成本会增加，并且可能会考虑将
Claim挑战限制在最有可能成功并对地区法院诉讼产生最大影响的人身上。
关于解决美国专利权利项解释的一些问题。对于专利权人而言，AIA新规则拒绝了对
Claim Construction最广泛的合理解释标准。IPR、授权后审查（PGR）以及2018年11月13
日之后提交的商业方法（CBM）审查将受到联邦地区法院使用的“普通和习惯意义
(ordinary and customary meaning)”的Claim Construction标准的约束，并在
Phillips v. AWH中有所阐述415 F.3d 1303（美联巡回，2005年）（en banc）。新规则
有效地确保了不同法庭对于Claim Construction一致性，并将缩小申请人在知识产权，植
物遗传资源和建立信任措施中可用的案件。
后续可能产生影响：展望未来，请愿者需要提供更窄的claim constructions解释，以支
持他们的无效论证和非侵权的地位。与狭窄的权利要求解释位置一致，最好的现有技术将
是那些教导受挑战专利的实施例的参考文献。
展望2019年，PTAB规则可能会变得更友善于专利权人(patentee-friendly)。 2018年10月
，美国专利商标局提出的规则将实施一年的试点计划，允许专利权人在AIA试验中修改和
缩小所提出的请求项。该试点计划预计将于2019年初推出。
二、第九巡回法院商标禁令救济，需要提出“具体”无法弥补的损害证据。
在Adidas America Inc.诉Skechers USA，Inc.，890 F.3d 747（第9 Cir.2188）中，第
九巡回法院重申其在Herb Reed Enterprises，LLC诉 Florida Entertainment
Management, Inc.，736 F. 3d 1239（9th Cir.2013），“商标声称失去控制权和商誉损
害[可以]构成商标案件中无法弥补的损害的证据”，但前提是须有具体证据证明存在此类
损害。 ID 1250文件说明重要的是，法院不接受阿迪达斯提出的任何“具体”证据足以证
明无法弥补的伤害。法院确认了一项关于商业外观索赔的初步禁令，其中阿迪达斯提出了
广告预算，有关供应链控制的证词，以及一项调查来作为丧失商誉和控制其商业声誉的“
具体”证据。然而，法院推翻了对另一个阿迪达斯商标的初步禁令，因为所提损害的证据
以阿迪达斯员工证词证明Skechers品牌的质量和成本较低，这是一种有偏见和不足的证词
。
后续可能产生影响：在诉讼开始时，原告要求在第九巡回法院寻求对商标侵权的禁令救济
，应准备以广告预算的形式收集和提出无法弥补的损害的具体证据，包括：销售、经销商
、供应商和供应链协议；商标许可、监测活动，可能还有调查。
三、针对著作权立法和开源(Open Source)提出新看法。
著作版权法年度最大的新闻是2018年Orrin G. Hatch-Bob Goodlatte音乐现代化法案（
MMA）的通过，该法案于2018年10月11日成为法律。最值得注意的是，MMA将现有的版权法
更新为为数位流媒体服务和版权所有者，提供更好的授权许可制度。数位流媒体服务必须
获得歌曲合成和录音的许可证。歌曲作品使用强制性机械许可证(mechanical licenses)
授权，该许可证向歌曲作者支付版税。在MMA通过之前，流媒体服务目录中的数千首歌曲
获取单独的机械许可证是繁琐的，并且通常无法找到歌曲作者，因此流媒体服务提交了一
份意向通知，要求获得美国的强制许可。美国版权局并没有支付使用歌曲作品的版税。这
导致了大量的诉讼，以及针对流媒体服务的一些非常大的集体诉讼。根据MMA，机械许可
的特许权使用费现在将按照流程支付给美国版权局运营的中央许可代理机构，歌曲作者必
须在其中注册他们的作品，以便及时支付任何版税。因此，流媒体服务不再需要尝试寻找
个人词曲作者以获得机械许可并向他们支付版税。预计MMA的简化许可框架将减少针对流
媒体服务的版权诉讼。
至于开源(Open Source)，联邦巡回法院拒绝了Oracle America, Inc. v. Google, Inc.
，886 F.3d 117（美国联邦公司，2018年）的谷歌合理使用辩护，甲骨文的Java应用程序
编程接口（API）包有争议的。为了在Android上开发应用程序，Google在无法协商许可证
供其使用时复制了这些API包，并通过开源许可证向开发人员提供这些API包。谷歌认为其
复制行为是“合理使用”，因为Android是免费提供的。在权衡了四个法定因素以评估17
U.S.C下的合理使用。 §107，法院得出结论认为谷歌将API软件包，这种“从一个平台复
制到另一个平台”出于与原始竞争平台相同的目的和功能，这种“替代使用显然是不公平
的”(superseding use was decidedly unfair)，因为它限制了甲骨文通过授权许可而可
能获得的软件收入。
后续可能产生影响：虽然联邦巡回法院并未排除开源背景下的合理使用辩护，但该决定清
楚强调如果相关代码对版权所有者造成财务损害，则将产生依赖合理使用辩护的危险性。
展望2019年，最高法院将积极审理智慧财产权问题
一、专利方面
Helsinn Healthcare v. Teva Pharmacetuicals et al. (销售发生并在专利申请前一年
多公开)
在美国发明法案（AIA）之前，成为专利无效之前的专利申请，认为销售超过一年。
Helsinn认为AIA改变了这一规则，除非发明的细节也公开，否则销售不足以触发该标准。
本案，销售发生并在专利申请前一年多公布，但发明的细节保密。最高法院将审理此案。
(美国最高法院于2019年1月22日裁定，美国发明法案(AIA)并没有超越专利法的“
On-Sale Bar(贩售合约构成先前技术)”衡量标准。也就是说，美国发明法案没有改变法
律的含义，法律规定：要求发明专利的申请必须一年法定时间内提出，不论在公开或保密
的销售。)
RPX Corp. v. ChanBond LLC (IPR复审请愿人必须遭受与专利有关的损害，才能对PTAB的
不利决定提出上诉)
联邦巡回法院驳回了RPX对专利审判和上诉委员会（“PTAB”）的决定的上诉，该决定维
持ChanBond专利，认为IPR复审请愿人必须遭受与专利有关的损害，才能对PTAB的不利决
定提出上诉。最高法院尚未决定是否审理此案，但已要求联邦法院进行简报。
Amgen Inc. v. Sanofi (专利申请要求足够的描述以向技术人员展示如何执行所要求保护
的发明)
the Patent Act要求发明人在专利申请中提供书面描述，使得技术人员能够实施所要求保
护的发明（例如，制造或使用本发明）。联邦巡回法院将此视为一个由两部分组成的要求
，其中规定专利所有人：1）在提交专利申请时必须拥有发明（书面说明要求），并且2）
向技术人员展示如何制造和使用本发明（启用要求）。该请愿书要求最高法院认定专利法
仅仅要求足够的描述以向技术人员展示如何执行所要求保护的发明而不要求专利所有人在
专利申请时拥有本发明。最高法院尚未决定是否听取此上诉。
二、著作权方面
在2019年，最高法院将对一些重要的智慧财产权问题作出裁决。它将确定：
粗俗的、观点中立的语言（即“FUCT”）是否可以注册为商标（Iancu v. Brunetti,
U.S. Supreme Court Case No. 18-302）;
版权是在向版权局提交诉讼时提出的（Fourth Estate Public Benefit Corp. v.
Wall-Street.com LLC, U.S. Supreme Court Case No. 17-571）;
根据“版权法”，胜诉方的成本仅限于应税成本（Rimini Street v. Oracle, U.S.
Supreme Court Case No. 17-1625）。
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http://bit.ly/2GUX8kY
【备注心得】
2018年美国最高法院对IPR审查的合宪性，音乐现代化法案通过及第九巡回法院商标
禁令救济，需要提出“具体”无法弥补的损害证据，都将对2019年IP智产权产生重大之
影响。