NPE新营利模式：在PTAB利用第三方，支付酬谢在进行IPR多方复审程序中制造瑕疵 以助
维持专利有效
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一般利害关系人会向美国专利商标局PTAB委员会提起多方复审（Inter Parte Review,
IPR），目标多是为了要撤销具威胁性的目标专利的有效性，来免除自己或下游客户产品
的专利侵权风险。但在实务操作上，却也出现请求人提起多方复审后，向被审查目标专利
的所有权人提出要约以赚取酬谢的操作实务。例如于下列OpenSky案例中，请求人提议：
若专利权人愿意支付酬谢，则可配合在美国专利商标局多方复审程序中产生瑕疵，以协助
维持专利有效。
OpenSky律师email揭露提议架构
本案针对VLSI Technology LLC所拥有的美国专利USP# 7523373，OpenSky Industries,
LLC提起多方复审案IPR2022-00645，以寻求在美国专利商标局PTAB再次检验该'373专利的
有效性。
针对OpenSky提起的加入动议，VLSI提交反对意见以反对该加入动议(VLSI's Opposition
to OpenSky’s Motion for Joinder)，并检附引证文件#2029 (Exhibit 2029) ；如图一
，该引证文件#2029包含OpenSky律师Chris Ivey发送给VLSI公司律师Nathan Lowenstein
的电子邮件。
于该电子邮件中，OpenSky提出一项协议框架，分两阶段：
（1）若双方达成协议，VLSI依约支付OpenSky酬谢，则OpenSky将停止支付顾问费给所委
任的专家证人，使得专家证人不会出席参与多方复审的作证程序(deposition)。基于专家
证人没有出席作证接受对照律师的诘问，该专家证人书面证词将有严重瑕疵。如此以
OpenSky难以获得有利诉讼结果为基础，OpenSky 将与专利所有人共同提出驳回该多方复
审动议(motion to dismiss)。
（2）可能的额外后谢付款：如果PTAB稍后同意第三方PQA加入作为IPR2022-00645多方复
审，且因为OpenSky拒绝提供专家证人，导致PTAB最终作出维持 '373专利范围有效时，此
时VLSI可进行第二阶段酬谢支付。
结语
近期，NPE又出现一种新营利模式，也就是在PTAB利用利害关系人也是第三方，在进行IPR
多方复审程序中制造瑕疵，让可能的前案证据未发挥应有的证据力，以协助专利权人的专
利有效裁决。
由于，英特尔或PQA也是 '373 专利侵权风险的利害关系人(也是第三方)，而OpenSky在其
他利害关系人不知情的情形下，企图与VLSI秘密达成协议，提议由VLSI支付OpenSky酬谢
，以换取OpenSky配合在美国专利商标局 PTAB的多方复审程序中制造瑕疵，让可能的前案
证据未发挥应有的证据力，以协助VLSI维持该’373专利有效。
将来，国内厂商若见到有第三方愿意扮演领头羊对有侵权风险专利提出多方复审时，可能
要提防该第三人是否为类似OpenSky的佯攻角色，而事实上，撤销专利并非其所追求的最
大利益，反而是寻求以低诉讼成本来来向专利权人赚取酬谢支付，才是该第三方提出多方
复审的动机。表面看来，看是一切合乎法律程序，实则已触犯诈欺刑责及浪费法庭资源，
甚至造成不公平竞争。