【情报】Samsung v. Apple案设计专利重审赔偿金 CAFC交由地方法院判断
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2017年2月7日，
美国联邦巡回上诉法院（CAFC）合议庭，
就最高法院发回更审之Samsung v. Apple设计专利案发布更二审判决，
以一审法院对案情及证据纪录有较佳了解为由，
将一项侵权产品或其部分组件，
何者可视为专利法289条所述“制造物品”
（article of manufacture）之裁量标准，
交由原一审加州北区联邦地方法院来决定。
本案关键在于，就设计专利持有人之立场而言，
以侵权产品之全部获利做为侵权赔偿金计算基础，
将可获得巨大赔偿金；而就侵权人之立场而言，
仅以产品部分组件之价值及相对获利比来计算，
则将能显著降低前述赔偿数字。
一、本案经过
2011年，苹果公司在加州北区联邦地院控告韩国三星智慧型手机产品
侵害其3项美国设计专利，此些专利发明为：
（一）D 618,677，带有黑色矩形圆角之前外观（图一）；
（二）D 593,087，带有矩形圆角之前外观，附加周围边缘或挡板（图二）；
（三）D 604,305，带有16个图标之多色彩方格状显示接口（图三）。
一审结果判决三星手机产品外观侵害前述专利，
并以三星手机产品之全部销售获利为计算基础，
来计算侵权赔偿金额，共计约3.99亿美元。
三星提出上诉，主张前述侵权赔偿计算，
不应采用三星手机之所有销售获利来做为计算基础，
而忽略实质侵害外观设计之手机产品组件仅占极小价值比重之事实。
二审CAFC合议庭仍维持一审判决，
认为美国专利法289条（35 U.S.C. § 289）明确要求法院应依据“制造物品”
之“整体获利”（“total profit from the article of manufacture
bearing the patented design”），来计算设计侵权赔偿，
而侵害苹果设计专利之三星手机产品组件，
不可能与手机分离并成为独立之制造物品（distinct articles of manufacture）
来贩售给消费者，故“制造物品”（article of manufacture）必须是整个商品，
而不能是商品之部分组件。
三星再上诉至最高法院，质疑CAFC对专利法289条之解释有误，
主张289条内容并未明确要求设计专利之侵权赔偿，
必须以整个侵权产品为计算基础。
美国联邦最高法院同意审理本案，
并讨论289条中“制造物品”是否必须为整个侵权商品，
或可以是该项商品之部分组件，
以及法院可否以侵权组件的获利价值比例为基础计算侵权赔偿金。
2016年12月6日，美国联邦最高法院判决结果，
认为289条中所述之“制造物品”，可以是整项商品，
也可以是该项商品之部分组件，
而“整体获利”（total profit）即意指“制造物品”之所有销售获利，
是故下级法院应依据“制造物品”之所有销售获利，
来计算设计专利侵权赔偿，相关具体步骤为：
（一）确认侵害设计专利之“制造物品”为何
（identify the ‘article of manufacture’
to which the infringed design has been applied）；
（二）计算该“制造物品”之整体获利
（calculate the infringer’s total profit made on that article of manufacture）。
至于本案中，三星智慧手机产品及其外框组件，
何者可视为“制造物品”之问题，最高法院选择将本案发回，
要求CAFC考虑前述问题。
最高法院判决，意味着下级法院在考虑设计专利之侵权赔偿计算上，
可选择以侵权商品，或者是该商品中侵权组件之价值比重，
来做为计算基础。然而，最高法院仅讨论了“制造物品”之定义，
并未提供任何具体判定标准，来协助下级法院判断侵权产品之组件，
在符合哪些条件下，可视为“制造物品”。
更二审中，苹果方面要求CAFC合议庭维持原判，
主张过去三星未能向一审陪审团证明手机外框可作为“制造物品”，
而三星方面则要求将本案发回地院重审，主张最高法院见解，
与地院提供陪审团之专利法289条条文解释内容有所出入。
对此，合议庭认为，双方争议主要在于陪审团指引（jury instructions）内容是否适当，
故应由地院参酌双方论述及证据纪录来判断。
对此，合议庭特别说明，地院将有机会，
就如何判断“制造物品”之问题，率先建立一认定标准。
二、评析
本案历经上诉及最高法院审理，
最终，如何判定专利法289条所述“制造物品”之问题，
仍交还给对案情有较佳了解之联邦地方法院来自行判断，
而最高法院所提供指引，仅为“制造物品”亦可以是侵权产品之部分组件，
此一见解，显然对三星有利。未来，地院更一审结果，
若认定三星手机外框组件可为“制造物品”，
则侵权赔偿议题将会重新举行庭审，
并推翻原先3.99亿美元赔偿数字；
倘若认定“制造物品”必须是整个手机产品，
则将维持原判。
然而，一项组件若无法被单独贩售、
或无法确切估算其价值，则将如何估算其获利比?
仅参考制造成本，是否能够反映其真正价值贡献？
此些问题，仍有待联邦地院解答。