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chunnitu (chunni)
2016-12-16 09:24:01【情报】2016年美国国会专利改革立法之进展
http://bit.ly/2h6cNOK
2016年11月8月美国参众两院进行改选之前,
国会第114会期(2015年1月3日~2017年1月3日)中所提案、
未来尚待新国会讨论及表决之专利改革法案,概略整理如下:
一、众议院法案:
1. “创新法案”(H.R. 9 - The Innovation Act)
创新法案为众议院司法委员会主席Bob
Goodlatte于2015年2月5日提出,
为众议院最具代表性之专利改革法案,
主要宗旨在于遏止美国专利制度受到不当滥用来从事诉讼勒索及敲诈行为,
以及遏止专利流氓利用不良专利来发起大量侵权诉讼。
创新法案采取较为积极有力之措施,
如事先推定律师费转移给败诉方、
提高发起诉讼所须揭露资讯之门槛、
限制诉讼事实调查程序、提高侵权警告信函内容要求、
专利权人身份必须透明化等,来对付专利流氓滥诉问题,
然而反对人士认为,
法案多项措施对正当专利权人及专利流氓采取一视同仁作法,
将不利于合法创新研发活动及产业之发展以及智财权益之正当行使。
众议院司法委员会虽已在2015年6月11日表决通过本案。
然而,在参议院亦通过属参议院版本创新法案之S. 1137法案下,
本法案之后续发展空间仍有待观察。
2. “针对无赖及非透明性警告信函法案”
(H.R. 2045 - Targeting Rogue and Opaque Letters Act,TROL Act)
TROL法案为众议员Michael Burgess于2015年4月28日所提出,
主要针对滥发侵权警告信函之问题。
法案将当事人发送恶意性质侵权警告信函或书面通知之行为,
视为违反美国联邦贸易委员会(FTC)法令之欺诈性不公平行为,
包括列举警告信函或书面通知中常见之侵权警告表述内容、
侵权赔偿要求和未揭露资讯,并具体说明符合前述情形且属恶意性质,
并构成违反TROL法案及FTC法令之实际案例。
TROL法案亦具体说明其优先性将高于涉及专利侵权警告信函
或书面通知议题之其他州立法律或规范,
并赋予FTC及州检察长就相关违法情事进行干预权力。
3. “警告信函透明化法案”
(H.R. 1896 - Demand Letter Transparency Act)
H.R. 3540法案为众议员Jared Polis于2015年4月20日提案,
主要集中在对付侵权警告信函问题,
相关具体措施包含要求发送侵权警告信函之当事人,
必须于信函中详细揭露多项资讯;
法案亦要求一年内发送达20封侵权警告信函以上之当事人或个体,
必须向美国专利商标局呈报及揭露多项相关资讯,
而USPTO方面将建立一数据库以对外公开前述资讯。
法案并授权法院可制裁未能履行资讯呈报规定之专利权人,
或由USPTO废止该专利权人所主张受侵害之专利。
4. “贸易保护而非专利流氓保护法案”
(H.R. 4829 - Trade Protection Not Troll Protection Act)
H.R. 4763法案为众议员Tony Cárdenas于2016年3月22日提案,
宗旨在于修改美国关税法337条(Tariff Act of 1930)内容,
致使专利流氓难以利用美国国际贸易委员会(ITC)
关税法337条调查程序来发起专利侵权诉讼,
具体措施包括原告不得利用专利授权活动来证明满足美国国内产业要件,
除非前述授权活动导致专利实施物品之研发及使用;
原告不得于诉状中仰赖专利被授权人之活动来发起关税法337条专利侵权调查,
以及ITC在就国内产业议题进行初步调查之前,不得成立调查案;
ITC在决定是否针对侵权物品发布排除命令方面,
应同时考虑衡平原则以及原告专利权人和其被授权人是否可满足
受排除物品之市场需求。
二、参议院法案:
1. “保护美国人才及创业法案”
(S. 1137 - The Protecting American Talent and Entrepreneurship Act,
PATENT Act)
S. 1137法案为美国联邦参议院议员Chuck Grassley于2015年4年29日所提出,
可以说是参议院版本的创新法案。
S.1137法案之诸多条文内容,
与联邦众议院之H.R.9创新法案相当类似,
不同之处在于S.1137法案对于关键议题之措施较为温和,
例如并未主张事先推定律师费用转移之原则,
且不若创新法案中对于专利侵权诉状所须揭露资讯做出严格要求,
亦较重视滥发侵权警告信函之问题。总体来说,S.
1137采取了较为温和改革路线,
具体表现在律师费转移议题上,
包括不赞同采取事先推定原则,
以及将大学院校等研究性质机构列为律师费转移规定
之排除适用对象。
然而,批评意见认为,
该法案主张实与目前美国联邦最高法院
Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.
(134 S. Ct. 1749)案见解并无任何差异,
故在遏止专利流氓滥诉目标上并不会带来实质显著效果。
2. “为促进国家成长而支持科技及研发之专利法案”
(S. 632 - Support Technology and Research for
Our Nation's Growth Patents Act, STRONG Patents Act)
STRONG法案为2015年3月3日由参议员Christopher Coons所提出,
主要针对2011年美国发明法案所建立之多项USPTO专利复审程序,
包括多方复审(Inter Partes Review, IPR)及核准后复审程序
(Post Grant Review,PGR)
等之诸多问题进行改革,
以防止此些复审程序受到不当滥用,
具体规定包括美国专利法282条应适用在多方复审
及核准后复审程序中,
亦即提高诉愿人主张已核准专利无效之举证标准。
另一方面,法案亦修改美国专利法284条,
致将恶意侵权之举证标准降低。
前述规定实为有利于捍卫专利权,
致使STRONG法案受外界认为不同于其他法案,
是一个强化专利权之立法改革。
3.“维护审判地公平性及消除案件分布不均情形法案”
(S. 2733 - Venue Equity and Non-Uniformity Elimination Act, VENUE Act)
S. 2733法案由参议员Jeff Flake于2016年3月17日所提出,
主张修改美国法典第1400条第28项条文(28 U.S.C. § 1400),
以解决非专利实施实体或专利流氓等可自由选择美国各地法院来发起诉讼、
以及专利流氓长期偏好在德州东区或德拉瓦州联邦地院等发起侵权诉讼、
导致全美专利案件高度集中于此些法院之情形。
S.2733法案要求专利权人所选择之审判地,
必须存在系争专利侵权活动、系争专利研发或相关开发应用活动之实体施设,
其主要目标,显然针对不存在专利研发或应用生产活动、
仅于德州东区设立办公据点以供诉讼需要之专利流氓。
三、评析
2016年11月美国国会改选结果,
可能不会带给上述处于搁置状态之多项专利改革法案任何显著影响,
一来两党对该议题并无特定立场
(如众议院创新法案及参议院S.1137法案,皆获得两党议员背书),
另一方面,选举结果显示共和党仍持续占有两院多数,
故未来此些法案能否通过,背后利益团体角力及协商结果,
应仍是关键所在。
2015~2016年美国国会第114会期所提出之诸多专利改革法案,
实际上仍以众议院的创新法案及参议院的S.
1137法案为主要核心,两法案之主要目标皆在于遏止专利流氓滥诉行为。
受指控侵权之被告当事人,无论是否具有坚强理由立场来抵御前述指控,
皆须支付数百万美元诉讼或和解费用来摆脱诉讼骚扰,
显著不利中小型企业公司发展。
其中,两法案改革项目虽大致雷同,
然而以众议院创新法案之改革力道较为强劲,
例如胜诉方律师费用由败诉方负担之事先推定原则,
透过提高诉讼代价来达成吓阻效果,
然而亦将不利于正当专利权人保护其创新成果,
故引发诸多争议及反对;
相较之下,参议院S.1137法案尝试采取较温和改革路线,
试图于强化及削弱专利权之间取得平衡,故未来以参议院S. 1137法案
获得各方接受之可能性较高。