【情报】美最高法院将讨论专利产品境外首次销售情形是否导致专利权耗尽：
Impression Products. v. Lexmark
http://bit.ly/2hnmI67
专利权耗尽原则（patent exhaustion），
为一项受专利所保护物品之首次授权销售情形，
可导致专利权人对该物品之专利权耗尽而不得主张专利权，
此原则之目的为保护合法购买人能够自由运用前述物品，
而不受专利权人所限制。
2016年12月6日，
美国联邦最高法院同意
Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.
一案被告移审请愿，
将讨论本案中涉及专利权耗尽原则适用范围之两项议题：
（一）受专利所保护物品之美国境外首次授权销售情形，是否导致其专利权耗尽？
（二）专利权人就受专利所保护物品之使用及再贩售情形订立售后限制条款，
是否可避免其专利权耗尽，并可透过主张专利权来追究当事人违反前述限制条款之责任？
一、本案概述
本案争议起因，
为原告美国打印机研发制造大厂Lexmark所推行之打印机墨水匣回收计画，
允许消费者归还用毕之Lexmark空墨水匣，
给原厂进行填充翻新及再贩售。
退还空墨水匣之消费者可获得约全新墨水匣价格20%之折扣，
来购买经过翻新填充之墨水匣，然而，
此些翻新之墨水匣附带有“一次性使用”（single use）及
“不得转售”（no resale）限制条款，
亦即消费者不得在使用完毕后自行填充再利用，
亦不得将经过原厂填充翻新之墨水匣再转售或转让给Lexmark以外的第三方。
Lexmark于2010年向美国俄亥俄州南区联邦地方法院控告同业I
mpression Products公司回收、填充翻新并再贩售Lexmark墨水匣之行为
（显然违反前述一次性使用及不得转售条款）
侵害其5项墨水匣专利技术。
一审中，地院认定Lexmark系争专利
因其墨水匣产品之美国境外首次授权销售情形而耗尽。
原告Lexmark提出上诉。上诉阶段，
两造主要争论Lexmark专利权是否因其墨水匣产品在美国境外销售而耗尽。
美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于2016年2月12日发布二审联席庭判决（En Banc），
推翻一审结果，并维持过去Jazz Photo Corp. v. International Trade
Commission（264 F. 3d 1094, Fed. Cir. 2001）
以及Mallinckrodt v. Medipart（976 F.2d 700, Fed. Cir. 1992）两案判例见解：
（一）受专利所保护物品于美国境外销售情形，
并不导致专利权人就该物品之美国境内专利权耗尽（Jazz案）；
（二）专利权人若针对一受专利保护物品之授权销售及使用，
订立特定限制或保留条款，
则可导致该销售物品不适用专利权耗尽原则（Mallinckrodt案）。
联席判决主要讨论两项议题，兹说明如下：
第一项议题，
为是否应依据美国联邦最高法院
Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.（133 S. Ct. 1351, 2012）案见解来推翻Jazz
Photo案判例。最高法院在Kirtsaeng案中裁定，
依据美国版权法，受版权所保护物品之美国境外销售情形，
将导致专利权人对该物品美国境内版权耗尽。
对此，联席庭多数法官意见认为，版权持有人不若专利权人，
并无排除他方使用权，
同时Kirtsaeng案判决中亦未讨论到受专利保护物品
之美国境外销售情形，是否等同于允许购买人在美国境内进行再贩售此一问题，
故该案见解并不适用于本案；专利权人在国外首次贩售一受专利保护之产品、
或授权他方在美国境外首次贩售一受专利保护产品，
并不会导致该物品之美国境内专利权耗尽；
尽管专利权人就境外贩售物品之专利权或可能幸由于默示授权情形而耗尽，
然而本案不存在前述情形。
依据上述，联席法庭维持Jazz案判例，
并说明受专利保护物品之美国境外销售情形，
在缺乏专利权人明确授权下，
不构成允许购买人进口美国境内再贩售及使用前述物品，
故仍构成专利侵权。
第二项议题，
为是否应依据联邦最高法院Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.
（553 U.S. 617, 2008）案见解，来推翻前述Mallinckrodt案判例。
一审地院乃依据最高法院Quanta案见解，来推翻Mallinckrodt案判例。
对此，联席庭多数法官意见认为，Quanta案中侵权物品之首次销售情形，
并不属于专利权人自行贩售，
且亦不存在“一次性使用”及“不得转售”等售后限制条款，
故与本案实际情况不同；专利权人可透过明确传达（clearly
communicated）限制贩售或使用之讯息给下游零售商或购买人
（例如在销售产品上加注一次性使用或不得转售等显明标示）
或订立合法授权条款等方式来限制前述对象，
以避免专利权耗尽及保留后续追诉权。
对此，联席庭少数法官异议认为，
专利权人仍然必须在授权协议中订立明确之保留专利权条款，
方可使美国境外销售情形不致使专利权耗尽。
未来，最高法院依据本案被告主张，
将讨论之议题如下：
（一）专利权人针对受专利保护物品之使用及再销售情形，
订立售后限制条款，可否避免其专利权耗尽，
并允许其透过专利侵权指控及救济，来追究违反售后限制条款之责任？
（二）鉴于最高法院在Kirtsaeng案判决中认定境外首次销售情形可使版权耗尽，
以及一般法原则中禁止转让规则（restraint on alienation）
并非权利耗尽原则之基础，
则就一受专利保护产品之国外首次授权销售情形是否导致专利权耗尽之问题而言，
是否不应存在地理范围区分？
二、评析
CAFC联席判决说明，
专利权人仍可借由订立再销售或使用相关限制条款，
来避免特定物品之专利权因其首次授权销售情形而耗尽；
另一方面，专利权人于美国境外自行贩售或授权他方销售受专利保护之物品，
不会导致美国境内之专利权耗尽。
未来，最高法院审理本案结果，
将决定美国专利权耗尽原则是否存在适用地理范围限制，
以及专利权人可否透过订立售后限制条款，
来技巧性规避美国境内之专利权耗尽。