http://bit.ly/2gaSO56
2016年12月6日，美国联邦最高法院发布Samsung v. Apple一案判决，就有关设计专利（
design patent）之侵权赔偿计算争议，认定美国专利法289条中所述之“制造物品”（或
生产物品，article of manufacture），可以是整项商品，也可以是该项商品中之组件。
此一判决意味着，下级法院在考虑一项设计专利之侵权赔偿计算时，可以选择使用整项商
品之销售获利，或者是以该商品中侵害设计专利之特定组件之价值比重，来做为计算基础
。然而，最高法院在本案中仅就“制造物品”之解释争议进行评断准则，并未提供任何具
体判定方法，来协助下级法院判断何者在何种条件下应视为“制造物品”，至于本案三星
手机产品及其组件何者为“制造物品”之争议，则交由联邦巡回上诉法院来重新判断，故
仍有待未来持续观察，以确定有关设计专利侵权赔偿议题之细节。
一、本案背景
本案背景，为苹果公司于2011年在美国加州北区联邦地方法院控告韩国三星公司之智慧型
手机产品侵害其3项设计专利，此些专利为主张可见于苹果iPhone手机之外观设计，包含
黑色圆角边框、带有矩形圆角之正面外观、以及方格状多色彩显示接口。一审陪审团裁定
三星手机产品外观侵害前述设计专利，并以系争三星手机产品销售之整体获利（total
profit）为计算基础来计算侵权赔偿金额，共计约3.99亿美元。三星就前述计算结果提起
上诉，主张前述侵权赔偿计算不应采用三星手机整体销售获利来做为计算基础，而忽略手
机产品中侵害外观设计之组件仅占极小价值比重之事实。
美国联邦巡回上诉法院（CAFC）二审结果维持一审判决，不同意三星主张，认为美专利法
289条明确要求法院依据制造物品之整体获利来计算设计专利之侵权赔偿，对此三星手机
产品中侵害苹果设计专利之组件，不可能与手机其他组件分离而成为独立之制造物品（
distinct articles of manufacture）来销售给消费者，故“制造物品”必须是整个商品
，而不能是前述商品之组件。
三星决定再上诉联邦最高法院，其中质疑CAFC对于专利法289条之解释结果，主张289条内
容并未明确说明设计专利之侵权赔偿计算应以系争产品整体价值为基础，或是不采用系争
产品中实质侵害设计专利之部分组件。
2016年3月28日，美国联邦最高法院同意本案移审请愿，主要讨论美国专利法289条中所述
之“制造物品”是否为整项商品，或可以是该项商品之组件，亦即法院是否应以侵权产品
中侵害设计专利之特定组件之获利价值为基础，来计算侵权赔偿？
本案背景详细介绍，可参考“美国联邦最高法院将讨论设计专利之侵权赔偿计算议题：
Samsung v. Apple案”：
http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12373
二、最高法院判决概述
最高法院说明，设计专利侵权赔偿计算之两项必要步骤，包含：（一）确认侵害设计专利
之“制造物品”为何；（二）计算该“制造物品”之“整体获利”。对此，最高法院特别
说明本案仅讨论有关“制造物品”之定义。
1. “整体获利”意指“制造物品”之所有销售获利
美专利法289条说明，法院应依据侵权人所销售“制造物品”之“整体获利”来计算侵权
赔偿（…sells or exposes for sale any article of manufacture to which such
design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner
to the extent of his total profit…）。对此，最高法院认为依据美国传统英语辞典
解释结果，“整体获利”应该就是意指“制造物品”之所有销售获利（all of the
profit made from the prohibited conduct, that is, from the manufacture or
sale of the “article of manufacture to which design or colorable imitation
has applied）
2. “制造物品”可以是整项商品或者是该项商品之组件
最高法院参考美国传统英语辞典等解释结果，认为“制造物品”之定义非常广泛，举凡透
过手工或机器方式由原料所制成之特定物品，皆符合其定义，故应该同时包含销售给消费
者之整个商品以及前述商品之零组件。一项组件本身被用来构成较大型商品，并不足以否
定其仍为“制造物品”之事实。另一方面，最高法院注意到美国专利商标局及下级法院已
普遍将一项多组件产品中之组件设计视为可获专利标的，同时专利法101条亦将“制成品
”（manufacture）做为法定可专利标的之一，而“制成品”自然可涵盖一项物品之组件
。依据前述，最高院认为CAFC认定仅有整项商品可为“制造物品”之解释过度狭隘。
3. 最高法院将本案发回CAFC重新考虑
最高法院以两造双方并未提供适当简报说明，同时在厘清“制造物品”一词定义上亦无必
要讨论为由，拒绝讨论本案中一项智慧手机产品及其内部组件，何者可为“制造物品”之
问题。最高法院决定将本案发回，要求CAFC重新考虑此一问题。
三、评析
美国专利法284条为针对一般发明专利（utility patent），专利法289条则针对设计专利
。设计专利之法规向来存在许多模糊空间，例如289条内容说明有关设计专利之侵权赔偿
计算，应以侵害前述专利之“制造物品”之“整体获利”来做为计算基础，然而并未说明
何谓“制造物品”及“整体获利”。
最高法院于本案中，虽将“制造物品”定义为可以是整项商品，也可以是该商品之一部分
，然而并未提出任何具体方法，来协助下级法院判定何者在何种环境条件下应做为“制造
物品”，故仍需要未来下级法院经过不同诉讼个案来逐步建立一具体可行之衡量方法。
另一方面，倘若“制造物品”是一项商品之组件，则如何计算其“整体获利”仍为一大疑
问，例如“整体获利”是否仅能涵盖商品之销售获利？是否可涵盖其周边服务等附带获利
？倘若商品之组件或其装饰外观无法被贩售，则是否仍应以整项商品之贩售获利来做为赔
偿计算基础？抑或可参照其价值比重，来计算属于前述侵权组件或装饰外观之获利部分？
倘若如此，又如何计算出侵权组件或装饰外观之确切价值？仅以其制造成本来计算，是否
可以真正反映其价值并精确得出所需之价值及获利比重？本案结果，似乎衍生出更多问题
，需要等待未来解答。