【情报】美上诉法院限缩美国USPTO
对于涵盖商业方法专利之定义：Unwired Planet v. Google
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图、美上诉法院限缩美国USPTO对于涵盖商业方法专利之定义：
Unwired Planet v. Google
美国发明法（AIA）将涵盖商业方法专利（covered business method patent，CBM）定义
，解释为“一项专利之发明主张，为一种用于执行金融产品或服务施用、
处理或管理上相关资料处理或其他周边活动的方法或相应装置，然而不包括技术
成果专利”（a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological
inventions）。对此，美国专利商标局（USPTO）专利审查暨上诉委员会（PTAB）
在评估一专利所述方法是否为CBM以及是否发起CBM专利复审方面，
主要考虑专利所述方法“是否属于金融性质、伴随或者搭配某项金融活动”
（whether the patent claims activities that are financial in nature,
incidental to a financial activity, or complementary to a financial activity）。前述可见，AIA与PTAB对CBM之定义解释，似乎存在些许差异，容易致使外界对于一项专利是否为CBM之界定标准感到困惑。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）近日于Unwired Planet, LLC v.
Google Inc.一案判决中，推翻前述USPTO所订立之CBM界定标准，
并要求就本案及CBM定义问题重新考虑。
一、本案概述
专利授权公司Unwired Planet（前身为美软件公司Openwave Systems Inc.）
持有美国专利编号7,203,752，该专利发明主张，
为一种限制用户端应用程式（client applications）
存取手机等无线通讯装置所在位置资讯之系统及方法，
其中，无线通讯装置用户可透过设定隐私偏好，
来限制用户端应用程式存取装置所在位置资讯。
752专利请求项25内容叙述该方法为使用一服务器系统做为过滤点，
该服务器系统可参照用户之隐私偏好设定结果，
来决定是否授权或拒绝用户端应用程式存取设备所在位置资讯。
2012年9月19日，Unwired Planet于美国内华达州联邦地院
以本项专利等控告Google多项云端服务侵权
（Unwired Planet, LLC v. Google, Inc. 3:12-cv-00504）。
随后，被告方Google就752专利提出复审申请，
PTAB于2013年4月10日认定请求项25内容所述之方法为CBM，
并同意发起CBM复审（CBM2014-00006）。
PTAB认定752专利所述方法为CBM之理由，
为该专利说明书提到所述之用户端应用程式，
可能是具有地缘关系之商品或服务供应方（例如饭店、餐厅、商店等），
此一叙述，意指用户端应用程式可能与商品或服务供应方有所关联，
因为此些供应方会想要得知无线通讯装置于其周边区域内之所在位置，
以便发送广告讯息至前述装置。
据此，
请求项25所述方法符合先前提到“伴随或者搭配某项金融活动”之条件。
2015年4月6日，PTAB发布最终书面决定，
裁定请求项25涉及抽象概念之不可专利标的，
不具美专利法101条专利适格性而无效。
Unwired Planet就前述复审结果提出上诉，
除专利法101条议题外，
亦质疑PTAB对于一项专利是否为CBM之界定标准过于宽松，
显然与AIA条文说明不符，例如752专利请求项25内容，
实际上并未述及任何金融产品或服务，
然而PTAB却选择参考专利说明书来想像如何将该专利发明进行商业化应用，
并以此判定其为CBM。
CAFC合议庭于2016年11月21日发布上诉判决，
认为USPTO乃依据美国国会AIA立法过程中，
联邦参议院议员Charles Ellis Schumer
就AIA对CBM定义所发表之评论意见，
来订立“伴随或者搭配某项金融活动”此一判定CBM之条件。
然而，国会单一立法人士或甚至法案发起人之意见，
仍仅为个人评论，不足以代表AIA立法历程结论，
即便是AIA立法历程解释，亦不能排除或取代正式条文。
合议庭指出，USPTO并未使用国会赋予之规则制订权力，
来就AIA对CBM之概要定义做细部诠释，
亦未将前述条件制订成一正式规则，
故该条件实际上仅为一项不具法律拘束力之政策声明，
并非一可采用之法律标准。
另一方面，合议庭认为，
前述条件于实际应用上亦存在不当扩大AIA条文定义之问题。
倘若以该条件作为判定基准，
即便专利所主张之方法或装置不属于金融性质，
仍可能会成为CBM，举例来说，
一项专利若主张一种用在银行金库之照明装置，
则显然满足前述条件，然实际上，
该专利不应由于照明装置是“伴随或者搭配银行金库”而成为CBM；
同理，一专利若主张一沟渠挖掘设备，
则该专利显然不应由于该设备自沟渠挖掘出来之污泥可以转售他方而成为CBM。
一项专利不应仅由于所主张之方法或装置“可能”用于从事商品
或服务销售活动而成为CBM，
理由在于大多数专利发明多少程度上都会涉及到商业活动。
依据前述，
合议庭认为USPTO在判定752专利是否为CBM所使用之界定标准，
亦即“是否属于金融性质、伴随或者搭配某项金融活动”之条件，
显然与AIA对CBM之定义不符，同时亦无需再讨论专利法101条议题。
合议庭最终废弃复审结果，并将本案发回PTAB重新考虑。
二、评析
CBM复审在美国发明法中属于一个过渡性质之专利复审程序，
预定在2020年终止，然而近年来，
已有不少专利改革立法草案主张将其永久化。
相较于受普遍知悉之多方复审程序
（Inter Partes Review，IPR），
CBM复审虽仅适用于涵盖商业方法专利，
然其好处为申请人可提出包含以专利法101条适格性为基础之所有无效主张，
而不像在IPR复审中，
申请人仅可透过先前技术文献来挑战已核准专利之新颖性及非显而易知性，
故所挑战专利若为CBM，对于复审申请人而言将较为有利。
本案结果，可能会致使未来USPTO对于CBM之界定转趋严格，
致使发起CBM专利复审之门槛提高。
倘若PTAB最终判定752专利并非CBM，
则专利法101条相关结论将随即失效，
Unwired Planet将可扭转原先复审结果。