[新闻]欧洲法院判决裁定魔术方块图案商标无效

楼主: s894072000 (williamchen)   2016-11-19 00:08:12
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2016年11月10日,为欧盟法院(Court of Justice of the European Union,CJEU)体系
中最高层级法院之欧洲法院(European Court of Justice,ECJ)发布Simba Toys上诉案
判决,推翻欧盟智慧财产局(EUIPO)欧洲内部市场协调办公室(Office for
Harmonization in the Internal Market,OHIM)以及普通法院(General Court,属欧
盟法院体系之初审法院)先前认定英国一家游戏玩具制造公司Seven Towns Ltd于1999年
向EUIPO注册、外观上与一般魔术方块无异之三维立体拼图方块商标(注册编号162784,
参见图一)为有效之裁决结果,并将案件发回EUIPO重新审理。
一、本案概述
欧盟执委会所颁布之2009年欧洲商标规范(最新修订版本)说明,一种图案可否注册成为
商标之条件,其中包含:(一)该图案能透过等个人名称、设计、字母、数字、商品形状
或其包装形状等形式来清楚呈现(第4条);(二)该图案可用于辨识某特定公司企业之
商品或服务( capable of distinguishing the goods or services of one
undertaking from those of other undertakings)(第4条);(三)该图案外型及其
他特征,并非完全出自于所代表商品之本质(the shape, or another characteristic,
which results from the nature of the goods themselves,例如类型、质量、数量、
预期用途目的、价值、地理起源或货物生产或提供服务时间,或货物或服务本身之其他显
著特征),以及并非商品所实施技术功能之必备要件(the shape, or another
characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result)(第
7条第1款e项)。另一方面,第7条第1款f项亦规定,有违公共利益、政府政策或良善道德
风俗之图案,亦不可注册成为商标。本案争议,主要在Seven Towns之三维立体拼图方块
商标是否满足前述第三项条件。
本案背景,为德国一家玩具制造公司Simba Toys GmbH & Co. KG,在2006年就前述立体拼
图方块商标提出无效申请,主张该商标外型图案揭示了魔术方块益智解谜用途上所必需之
内部旋转功能,理由在于其外观设计,亦即由黑色外框线所构成之格子状结构图案,并不
属于一种装饰构想,而是单纯为了执行内部旋转功能,因为加上这些黑色框线之用意,是
为了区隔可以透过旋转来分离之九个格子拼图,并让使用者能够理解这些格子是可以透过
旋转来分离及替换的。此一外观设计特征既具有功能性,则应受专利而非商标保护。
前述无效申请,先后为负责商标注册事务之OHIM及普通法院所驳回,其说明理由,为该商
标外观设计,亦即由黑色外框线所构成之格子状结构图案:(一)可用于辨识商标持有人
之商品或服务(Seven Town公司游戏玩具产品线中确实有魔术方块产品);(二)并未明
确揭示魔术方块之益智解谜用途,故不能认定商标图案设计乃出自于商品本质;(三)魔
术方块之内部旋转功能,应为魔术方块内部之不可见机制所产生,而非外观图案设计,是
故并未揭示内部旋转功能,甚至并未透露方块本身是否具备该项功能。前述理由,普通法
院同意并维持OHIM裁决结果,认定该商标符合欧盟商标规范。
前述结果,Simba Toys选择再上诉ECJ(Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO,Case C30/15)。2016年5月25日,ECJ波兰籍佐审官(Advocate General)Maciej Szpunar就本
案发布意见书,认为普通法院在判断Seven Towns商标无效主张上,未能正确考虑商标图
案特征是否揭示魔术方块内部旋转功能之问题,故应推翻其有效判决。Szpunar认为,倘
若一商标之立体图案仅由一商品外观所构成,且该商品本身仅实施一项技术功能,不存在
任何非功能性特征,则此种图案应不可注册为商标,原因在于此类商标,可能会阻碍其他
市场竞争对手贩售具备相同或类似功能但不具相同外观之产品,并违反公共利益;商标本
身不应让持有人同时取得实际商品外观和所实施功能之垄断权利;就本案情形而言,事实
上,Seven Towns立体魔术方块商标之图案设计,除存在涉及实施内部旋转功能之特征外
,并不存在其他清楚可辨识之装饰性特征,故将此图案作为商标,将可能限制其他业者在
市场上贩售具有相同旋转功能之益智解谜产品。
2016年11月10日ECJ判决大致同意佐审官见解,说明EUIPO及普通法院在判断商标外型图案
是否揭示技术功能方面,应仔细诠释实际产品之技术功能,以及该商标图案是否存在其他
非功能性装饰要素;ECJ亦认为,本案系争商标图案为一种三维立体拼图方块,也就是说
,并未侷限于具有旋转能力之拼图方块,同时商标持有人也并未在注册申请书中特别注明
该图案具有旋转能力,故也不能完全排除此商标图案揭示实际商品本质之可能性,以避免
其权利范围不当扩大,并连带排除操作原理虽不同、但亦具立方形状之所有立体拼图产品
。依据前述,ECJ决定废弃普通法院判决,并发回EUIPO重新考虑本案。
二、评析
商标之主要好处,在于只要持续支付展延费用,则商标保护期可为永久性,不像专利等存
在到期失效日。本案之主要影响,在于可能会导致许多注册于欧盟境内、以实际商品外观
为蓝本之立体图案商标受到有效性挑战。
德国Simba Toys公司耗时十年来挑战英国Seven Towns公司三维立体拼图商标之案例,说
明一项商标图案之特征,不应为实际商品技术功能实施之必备要件,如黑色外框线构成之
格子状结构图案,为使用者实施魔术方块旋转功能上所需;同时亦不应将仅具单一功能商
品之外观做为商标图案,如将立方状魔术方块外观直接当作商标,导致揭示商品本质及保
护范围不当扩大,并阻碍市场竞争,进而损害公共利益。
商标图案揭示了实际商品所实施之技术功能,听起来仍颇为抽象,如何更清楚理解?可参
考以下ECJ两件判例:
1. Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd (Case C-299/99):
飞利浦案中,荷兰电子公司飞利浦所注册之商标图案(见图二),其采用电动刮胡刀头之
常见外观,显然可揭示刮胡刀产品所实施之刮胡功能。
2. Lego Juris A/S v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade
Marks and Designs) and Mega Brands Inc. (Case C8/09):乐高案中,丹麦玩具公
司乐高所注册之红砖图案商标(见图三),逻辑上,其整体外型、表面螺栓、下侧空心及
内孔位等特征(尽管此些特征并不可见),皆为一般玩具砖实施装配、排列组合及固定等
功能所必需之要件。
然而,本案结果仍招致许多反对意见,认为市面上仍存在许多外观图案或形状上不同、或
不具备旋转功能之立体拼图产品,故ECJ认为Seven Towns商标图案将阻碍其他益智解谜立
体拼图产品销售,并进而损害公共利益之看法令人困惑,亦显著不利于保护商标图案及实
际产品本身之创新成果。

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