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美上诉法院全院法庭将讨论AIA专利复审期间修改专利声请之裁量标准：In re Aqua Products
2016年8月12日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）同意召开联席法庭（en banc）以重新审
理In re Aqua Products, Inc（Case No. 2015-1177）一案，其中将讨论美国专利商标局
（USPTO）专利审判暨上诉委员会（PTAB）在专利复审程序中考虑是否同意专利权人声请修
改专利内容（motion to amend），要求专利权人必须先证明新增或修改之请求项内容具可
专利性之做法是否适当。
一、本案背景
美国发明法案（AIA）提供三种专利复审程序，包括多方复审（IPR）、核准后复审（PGR）
以及涵盖商业方法专利复审（CBM），并允许专利权人在前述复审程序中要求修改专利请求
项内容（参考35 U.S.C. § 316(d)）。对此，USPTO负责制订专利修改声请之细部规则，
而PTAB复审判例则对前述规则具进一步诠释作用。然而实际上，专利权人成功说服PTAB同
意修改专利之成功机率极低，依据USPTO近期统计结果[1]，至2016年4月30日为止，在1,539
件已完成审理之专利复审案件中，仅192件曾提出专利修改声请，其中PTAB最终同意修改声
请者更仅有6件，成功机率不到5%，本案即为一失败案例。
本案背景，始于美国一家水池清洁机器产品研发公司Aqua Products（简称Aqua）所持有之
美国专利编号8,273,183。183专利名称为“具喷射推进系统之自动化泳池清洁机器”
（Automated swimming pool cleaner having an angled jet drive propulsion system ），
专利发明一如其名，主张一种自动化泳池清洁机器（参见图一），该机器采用喷射推进系
统进行水中移动，相较于传统马达驱动设计来说，这是一个比较低成本之替代方案。
专利权人Aqua在183专利多方复审程序（Zodiac Pool Systems, Inc v. Aqua Products,
inc. Case IPR2013-00159）中，要求新增专利请求项22–24来替代原始请求项1, 8, 20，
然仅就原始请求项21是否具可专利性来提出说明，其他受挑战之原始请求项1–9, 13, 14,
16, 19, 20则皆放弃争论，并宣称183专利发明之实施例确实获得成功，以及指控复审申
请人抄袭其发明。最终，PTAB裁定受申请人挑战之所有原始请求项皆受先前技术文献揭露
而无效，同时以Aqua未能证明新请求项内容在对照已知先前技术文献下仍具可专利性为由
而驳回其修改声请。Aqua上诉CAFC，质疑PTAB在考虑是否同意修改声请上，要求专利权人
必须出示证据来证明新请求项内容具可专利性之裁量标准不适当。
二、二审结果
CAFC合议庭在2016年5月23日作出二审判决，同意并维持PTAB驳回修改声请决定。合议庭说
明，鉴于CAFC过去判例，包括Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc.（789 F.3d 1292, Fed.
Cir., 2015）以及Nike, Inc. v. Adidas AG (812 F.3d 1326, Fed. Cir. 2016)
两案结果，已确认PTAB可要求专利权人需先证明新请求项内容具可专利性，且PTAB法官小
组中亦无专业审查员可检视新增内容是否具可专利性，故不需要再讨论PTAB是否能要求专
利权人举证之问题，仅需判断PTAB在认定Aqua未能充分举证上是否滥用审酌权。最终，合
议庭认为Aqua仅就请求项21提出可专利性主张，且该主张最终亦受驳回，故PTAB驳回修改
声请决定并无不合理。针对合议庭判决结果，Aqua再要求召开联席法庭以重新审理本案。
CAFC于2015年6月16日Microsoft案合议庭判决中，曾经讨论到专利权人于IPR复审程序中要
求修改替换原始请求项内容之议题，最终并同意PTAB将USPTO制订之37 C.F.R. § 42.20（c）
项规则解释为专利权人必须举证证明，新请求项内容在参照已知先前技术文献下仍具可专
利性。2016年2月11日Nike案合议庭判决，亦重申前述Microsoft案结果，说明专利权人须
证明新请求项内容在参考可见于过去纪录以及未见于过去纪录、但为专利权人所知悉之先
前技术文献下仍具可专利性。
2016年5月23日，CAFC宣布同意Aqua召开联席法庭要求，废弃本案合议庭判决，并征求外界
提供法庭之友意见，以重新考虑过去判例是否合理。未来，联席法庭就本案将讨论两项主
要议题：
（一）专利权人于复审中依据35 U.S.C. § 316(d)要求修改专利请求项内容，对此USPTO
及PTAB可否要求专利权人举证证明新请求项内容具可专利性，以作为同意其声请之前提？
何种举证要求可符合35 U.S.C. § 316(e)所述之举证责任？
（二）倘若复审申请人并未对新请求项内容之可专利性提出挑战，或者PTAB驳回申请人提
出之相关质疑主张，PTAB可否再自发性地对前述新增内容提出挑战？倘若前述问题答案为
是，则该将由何者担负证明新内容具可专利性之举证责任？
三、评析
本案二审结果显示CAFC在处理专利复审上诉方面，倾向于尊重USPTO所制订规则以及PTAB判
例对前述规则之解释结果，亦即PTAB同意专利权人于复审中修改请求项内容之前提，为专
利权人须先出示证据来证明新内容在对照已知先前技术文献下仍具可专利性。此一要求实
际上并非不合理，理由在于一旦PTAB同意修改，则新内容将直接加入专利而无需通过其他
检验，对此PTAB法官亦无法确认新内容是否有效，然而，面对外界质疑声浪，CAFC内部法
官亦出现杂音，认为USPTO程序规则已对AIA条文构成不合理限制，故本案进入联席法庭审
理，其结果或将意味着CAFC选择持续尊重USPTO法定职权，或希望依据自身见解来重新塑造
AIA专利复审程序规则。