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美上诉法院判决 复审期间失效专利采用Phillips解释标准
：In re CSB-System International, Inc.
美国联邦法院于专利侵权诉讼中使用Phillips v. AWH Corp.一案所建立标准
（简称Phillips标准，可参见下表一整理）来诠释系争专利请求项内容，并据以讨论专利
有效性和侵权等议题。一般而言，美国专利商标局（USPTO）于专利申请及专利复审程序中
则采用较宽松之最宽广合理解释原则（Broadest Reasonable Intepretion，BRI），原因
是专利权人仍有机会修改并限缩请求项内容。但是，最近在2016年8月9日美国联邦巡回上
诉法院（CAFC）In re CSB-System International, Inc.（No. 2015-1832）上诉案判决，
要求USPTO及专利审判暨上诉委员会（PTAB）应改采用联邦法院Phillips标准来诠释于复审
期间期满失效之专利内容，而非先前In re Cuozzo Speed案上诉二审及联邦最高法院判决
所维持之BRI标准。
一、本案背景
专利权人CSB-System International, Inc.（下简称CSB）所持有、涉及电话系统中资料处
理电路装置发明之美国专利编号US5,631,953，经单方复审（ex parte reexamination）结
果，判定其请求项1-6已有US5,097,528占先，以及请求项7-8受前述528专利及其他先前技
术文献揭露而不具非显而易知性。953专利在单方复审结果发布之前已期满失效，随后专利
权人CSB向PTAB提起诉愿，要求重新考虑953专利单方复审结果。
虽注意到953专利已失效情形，然PTAB重新考虑到CSB于专利失效前之单方复审过程中仍有
机会修改其请求项内容，故仍采用BRI标准来解释953专利内容，并维持复审委员之核驳决
定。CSB再上诉至CAFC，主张PTAB应改采用Phillips标准来解释已失效之专利。
二、CAFC判决见解
CAFC引述In re Rambus, Inc., 753 F.3d 1253（2014）案之先例（该案情形为专利权人在
就多方复审结果向PTAB提出诉愿之前失效），不同意PTAB在重新考虑953专利复审结果中采
用BRI标准，并要求须采用Philips标准来解释已失效之953专利内容。
USPTO认为，PTAB既然扮演把关角色，负责判断复审委员调查决定是否有误，则两者应当采
用相同之请求项解释标准，同时专利权人在复审期间仍然有机会来修改请求项，故PTAB应
采用BRI标准来重新考虑复审结果。
CAFC认为，多数案例显示，采用Phillips还是BRI标准所得出之请求项解释结果皆为相同，
至多Phillips标准仅将得出较狭隘之权利范围，对此PTAB已不太可能就受到进一步限缩之
请求项范围，来获得其他新的核驳基础（CAFC此段话亦即认为BRI标准至多仅会得出与
Philips标准相同或较宽大之请求项解释结果）。
另一方面，专利复审程序中采用BRI标准来解释尚未失效专利为一合理作法之原因，在于专
利权人仍有机会要求修改并限缩请求项范围，来修正原先广义解释下所产生之错误或不合
理情形，倘若专利于PTAB再考虑期间即宣告失效，则专利权人将?失修改机会，同时亦无发
布修改结果之可能，故若专利一旦失效，应采用Philips标准来从严解释专利内容，而无须
考虑PTAB与复审委员是否采用相同解释标准。依据前述，CAFC做出结论表示，在专利失效
后，BRI不再是唯一可使用之请求项解释标准，对此USPTO应采用Philips标准来诠释专利内
容。
本案结果，专利权人CSB虽成功主张USPTO采用BRI标准来解释失效专利请求项之情形有误，
然其解释主张过于狭隘而未受CAFC采纳，故最终仍未能推翻原先单方复审结果。
三、评析
CAFC本案判决见解，不同于美国联邦最高法院In re Cuozzo Speed案判决结果，说明针对
专利复审期间失效之专利，因应专利权人无法要求修改并限缩失效专利内容之情形，USPTO
应采用较为严格之Phillips标准来解释专利内容，此情形有利于面临所持有专利恰好于复
审期间失效此特殊情况之专利权人。