三星要求Longhorn履行不起诉约定，不能以移转自台积电专利主张三星侵权
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三星电子于2020年11月20日向加州北区联邦法院提出诉讼，要求法院作出下列宣告性判决
（declaratory judgments）：（1）针对非专利实施实体Longhorn IP LLC（Longhorn）
和Trenchant Blade Technologies, LLC（Trenchant Blade）所拥有的三项半导体制程专
利，三星并未构成侵权；（2）Longhorn先前和三星签署的不起诉约定（covenant not
to sue）具有约束力，Longhorn不能对三星主张签约后所取得专利的侵权责任；为了此点
主张，相当篇幅诉状重点系陈述Katana Silicon Technologies（KST），Longhorn和
Trenchant Blade三者间的关系，主张三者复杂关系是为了规避Longhorn和三星先前签署
的不起诉约定。
另外也值得关注的是Trenchant Blade所主张的这三项半导体制造专利系移转自台积电（
TSMC），如本网站先前报导Longhorn分别与台积电及三星和解之诉讼策略：以战养战充实
专利组合；于2020年3月，当KST与台积电达成和解撤消相关专利诉讼后，台积电将6件专
利移转给Trenchant Blade；该次专利权移转包含此次诉讼相关的US7,494,846、
US7,056,821与US6,720,619。
Longhorn与Trenchant Blade于2020年4月发出专利侵权通知信件给三星，表明有意将移转
自台积电的相关半导体制程专利向多家公司展开专利授权活动，包括：GlobalFoundries
、英特尔Intel、美光Micron、海力士SK Hynix、中芯国际SMIC、联电UMC和三星。
Longhorn及其关联公司运作方式
从诉状中，三星主张Trenchant、KST，Lone Star Silicon Innovations LLC（Lone Star
）等，实质上均为Longhorn的变身公司（alter egos）；Longhorn实质上主导并控制了这
些实体的专利维权谈判和诉讼活动。哈立德·费基隆丹（Mr. Khaled Fekih-Romdhane）
先生是这些关联公司的集体委任代表，由他出面代表这些关联公司进行谈判。
三星相信，Longhorn的每个关联实体均由费基隆丹先生控制，规划将个别的专利组合分配
给旗下各别分身公司。当Longhorn获得新专利资产时，费基隆丹先生和Longhorn会将该资
产分配给新成立且受控制的关联公司，例如：Longhorn与台积电签订协议，据此将台积电
专利权转让给新注册成立的Trenchant。另一家Longhorn子公司Lone Star从超微公司（
AMD）获得若干专利，Lone Star稍后依据这些移转自AMD的专利提起多起专利侵权诉讼。
三星相信，费基隆丹先生轮替代表Longhorn的关联实体，并未遵守公司形式的分界。例如
，费基隆丹先生在代表Longhorn的其他关连实体（包括KST和Trenchant）进行书信联系时
是使用Longhorn信笺和Longhorn电子邮件地址。Longhorn的关联实体似乎没有单独的公司
网页，并且在Longhorn的网站longhornip.com上仅被标识为是拥有专利资产并可使
Longhorn受益的 "专利组合" 实体。
于2019年12月，KST起诉台积电侵犯专利；于2020年3月，KST与台积电达成诉讼和解，
Longhorn同时宣布与台积电达成知识产权合作和服务协议。Longhorn并非KST与台积电诉
讼的当事方，但三星相信，Longhorn对KST有影响力或行使控制权，使KST与TSMC能达成和
解。台积电在2020年3月4日将相关专利权转让给2020年1月注册成立刚两个月且从未参与
KST对台积电诉讼案的Trenchant公司。三星相信，如此代表费基隆丹先生控制了KST与台
积电之间的和解，在Longhorn，KST和Trenchant之间分配了义务和利益。三星认为，费基
隆丹先生将相关台积电专利分配给Trenchant，部分原因是为了规避Longhorn先前与三星
签署的不起诉约定。
三星先前与Longhorn签署不起诉约定
于2019年5月，KST于西德州法院对三星提出专利侵权诉讼。KST和三星稍后进行和解谈判
；在此谈判过程中，费基隆丹先生一方面代表KST进行谈判，也通过其Longhorn电子邮件
地址进行谈判。2019年7月4日，费基隆丹先生代表Longhorn和KST签署了与三星的和解协
议，该和解协议包括一项不起诉约定，Longhorn不得就某些未来获得的智慧财产权向三星
提起诉讼，此不起诉约定的某些未来获得智慧财产权涵盖此次新获得的台积电专利。
针对移转自台积电专利，三星与Longhorn间之争议
2020年4月9日，费基隆丹先生自称代表Trenchant发出排除侵权通知信函给三星，指控其
侵犯Trenchant专利组合，但此通知信是用Longhorn信笺。三星稍后回复主张双方先前和
解时所签署的不起诉约定，并要求Longhorn和Trenchant履行该不起诉约定，撤回该不起
诉约定所禁止的索赔维权法律动作。
2020年7月1日，费基隆丹先生主张：Trenchant不受该不起诉约定所拘束，因为Trenchant
不是Longhorn的子公司，而是因为 "Trenchant与 [Longhorn] 签订了服务协议"。三星相
信，费基隆丹先生描述的 "服务协议" 旨在允许Longhorn控制台积电转让给Trenchant的
专利资产，并让Trenchant代表Longhorn主张侵权，藉以规避该不起诉约定。
结语
于本诉状中，透露出下列几种专利策略思维可供参考：
(1) 三星公司：针对评估具有潜力研发或取得更多专利的专利权人，三星欲与其达成和解
时，会尝试要求专利权人同时给予未来一段时间内且特定技术领域内新获得专利的授权或
不起诉约定；如此至少达成此次诉讼和解后，就相同专利权人，三星可于一段时间内免于
被相同专利权人依据新获得专利再次提告专利侵权诉讼。
(2) Longhorn：直接规划台积电将相关专利权转让给新成立的Trenchant公司，且
Trenchant公司并非Longhorn子公司，如此形式上或许可让新获得的台积电专利不被与三
星所签署的不起诉约定所涵盖；接下来就要看诉讼蒐证程序(discovery procedure) 中，
各当事人提供的文件证据会如何影响陪审团判断Trenchant是否为不受Longhorn控制的独
立公司。