[情报] 连接器模组(ICM)专利诉讼：从涌德电子回应过程论谈判策略及注意事项
http://bit.ly/2DGLAwE
2018年2月16日，美国网络连接器制造商Pulse Electronics, Inc.，向美国南加州法院递
状控告台湾涌德电子公司U.D. Electronic Corp.，主张涌德电子所制造并于美国贩售之
整合式连接器模组 (integrated connector module, ICM) 产品，侵害Pulse 所拥有的
6,773,302，7,959,473，9,178,318，和 6,593,840等四项美国专利。
Pulse 并在诉状之附件Exhibit E ~ Exhibit J，检附双方自2016年10月开始到2017年4月
间的六封谈判过程往返的信件．笔者阅读相关往返信件后，认为台湾涌德电子在面对外商
专利权人追索信函在应对策略上，似乎有些失焦及失误，所以在此与读者讨论及分享建议
。
“产品无侵害专利防御” 优先于 “专利无效防御”
Pulse 于2017年February 3提供四项美国专利的侵权比对 claim chart (Exhibit G)，而
涌德电子于2017年Mar. 6回复 (Exhibit H)，回复内容主要在比对前案证据和Pulse四项
专利，因此推论涌德电子试图主张Pulse所主张的四项专利相关专利范围应为无效专利范
围。但相关回复内容，似乎并未很清楚地具体主张涌德电子产品并未构成侵权。
笔者建议：”产品无侵害专利防御” 优先于 "专利无效防御"，被追索者应尽可能主张专
利权人claim chart比对不完整，被追索者仍然短缺某项claim元件，未满足全要件原则，
故并未构成侵权。尤其若能主张未侵害独立项专利范围时，则依附在该独立项下的所有附
属项也未构成侵权，如此防御效果较佳。
以如下 '302专利比对claim chart最后一个元件比对内容举例说明，笔者倾向争辩：正确
解读这些导线外形是 - 导线中段的直线部分延伸长度不同，但导线弯折处的弯折角度都
一样。既然弯折角度一样，半径应该相同…云云，因此结论产品未构成侵权。
若欲主张争议专利无效，应比对 “前案证据日期” 与 “争议专利优先权日期”
针对其中的 ’840 专利，涌德电子于2017年Mar. 6回复 (Exhibit H) 中主张无效的前案
证据是鸿海拥有的CN2596615Y和CN2599819Y专利．但 ’840专利的优先权日是2000年1月
31日，而两件前案证据 ’615和 ’819 大陆专利的最早申请日或公开日皆晚于2000年1月
31日，因此都不是 ’840 专利的适格前案证据；Pulse在下一封追索信件 (Exhibit I)
就直接打脸否定这个防御论点了。
宜避免以公司董事长/执行长署名回复专利争议信函
Pulse或许是从涌德电子公司英文网页得知公司代表人资讯，因此首封专利争议信函收件
人直接指向董事长兼执行长Gary Chen，而后涌德电子相关回函都是以董事长兼执行长
Gary Chen署名回函。
除非是董事长/执行长个人勇于任事，乐于亲上火线，直接主导专利争议谈判，否则笔者
建议宜避免以公司董事长/执行长署名回复专利争议信函；应改由公司内法务同仁/委托外
部事务所律师署名回复专利争议信函；若前两者人员都不可得，则退而求其次由公司内部
中阶主管署名回复。如此以降低董事长/执行长稍后被原告要求上证人席作证，说明谈判
阶段每封回复信件内容和准备过程。
结语
因应美国专利侵权追索谈判和诉讼，被追索的台湾厂商肯定要因此付出相当的律师费，但
这是厂商在美行销贩售产品的必要成本；台湾厂商可以樽节成本，委托孰悉美国专利法和
专利争议处理实务，CP值高的中小型专利事务所协助办理，如此在与外国专利权人谈判应
对书信上，方能维持一定的专业度。
以本案为例，Pulse 说不定原本追索信函发出给多家厂商，涌德电子原本可能也不是优先
追索对象；但当Pulse收到涌德回复信函后，评估涌德电子的美国专利相关法律资源较为
有限，极可能因此将涌德电子改列为第一优先追索对象。因为Pulse当然企盼其专利授权
活动能旗开得胜，能迅速取得第一笔权利金收入，因此策略上当然会优先追击较容易胜诉
对象。