[情报] PTAB该如何判：将专利移转给印地安部落，藉主权豁免待遇以回避美国专利多方复审程序
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营运企业将专利移转给印地安部落，借由主张主权豁免待遇，以回避美国专利多方复审程
序，这样行为，PTAB或将来上诉到法院如何判决？
在Covidien LP v. University of Florida Research Foundation Inc., IPR Nos.
2016-01274, -01275, and -01276 (PTAB Jan. 25, 2017) 和 NeoChord Inc. v.
University of Maryland, Baltimore et al., IPR 2016-00208 (PTAB May 23, 2017)
两件专利多方复审 (inter partes review) 案裁决中，美国专利商标局 (USPTO) 专利审
判暨上诉委员会 (PTAB) 依据美国宪法第11修正案之国家主权豁免原则 (Sovereign
Immunity)，分别驳回了请求人的申请，让这两间州立大学所拥有的专利，无需接受多方
复审程序的再次严格检验。尤其在NeoChor案中，University of Maryland, Baltimore
(UMB) 拥有的专利虽然已经专属授权给 Harpoon Medical 公司，但仍能享有主权豁免待
遇．
上述专利审判暨上诉委员会裁决可能启发了私人公司Allergan，在Mylan
Pharmaceuticals, Inc., et al. v. Allergan Inc. 案中，采取策略性的专利移转和专
属授权规划，试图来免除诉讼被告所提出的多方复审程序。
该Mylan Pharmaceuticals, Inc. 诉讼乃是源自Allergan公司先在联邦地方法院向若干家
学名药公司 (包括Mylan公司) 提出专利侵害诉讼，主张被告的眼药水产品侵害了
Allergan的相关专利；于是部分被告厂商稍后针对Allergan所主张侵害的专利，向美国专
利商标局提出多方复审申请。
相对于传统专利权人单纯就专利范围新颖性和进步性进行攻防，Allergan公司采取截然不
同的策略性应对，透过交易将RESTASIS® 眼药水相关的六项专利 (美国专利号
8,629,111; 8,633,162; 8,642,556; 8,648,048; 8,685,930和9,248,191) 所有权转让给
予纽约州北部的圣瑞吉斯·莫霍克保留区 (St. Regis Mohawk Reservation) 的圣瑞吉斯
·莫霍克族部落 (Saint Regis Mohawk Tribe https://www.srmt-nsn.gov/ )。而依据美
国现行法律，美洲原住民部落，如：圣瑞吉斯·莫霍克族部落，是主权实体，因此是有权
要求享有主权豁免待遇来回避多方复审申请。
Allergan公司除了将六件专利的所有权转让给圣瑞吉斯·莫霍克族部落，已知双方交易的
其他公开细节包括：
资金部分：Allergan公司向部落支付1375万美元，另外就所有权移转后的专利专属授权，
部落可享有每年1500万美元权利金。
专利局和法院程序参与部分：该部落 "将在美国专利商标局的争议程序中，包括专利多方
复审申请程序，主张该部落的主权豁免待遇"，同时部落并会和专属被授权人合作共同就
相关专利进行维权，共同应对美国专利商标局的相关争议程序。
如预期地，在完成专利所有权移转后，圣瑞吉斯·莫霍克族部落就主张享有主权豁免待遇
，很快地向美国专利商标局提出了动议，要求驳回诉讼被告们发起进行中的多方复审申请
程序。美国专利商标局PTAB目前正在审议双方针对此动议的攻防论点。
本案评析
Allergan公司如此策略性的运用专利转让和专利专属授权安排，目的显示是为了主张主权
豁免待遇，如此已经引起相关舆论的讨论和重视。美国参议员克莱尔·麦卡斯基尔
(Claire McCaskill) 便提出 "废除印第安部落可主张主权豁免作为专利多方复审程序抗
辩基础的法案" (S. 1948, titled “A bill to abrogate the sovereign immunity of
Indian tribes as a defense in inter partes review of patent)。可预期美国司法制
度稍后应该将会有所调整来关闭这种变相回避多方复审申请程序的旁门左道
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