【2016年美国联邦最高法院7大智慧财产权诉讼回顾】
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随着年终将近，
本网站选出2016年美国联邦最高法院七大重要智慧财产权诉讼案件，
其中有三案件已完成终审判决，另四案目前尚审理中；
此七案其中两件属于著作权，五件属于专利权。
七案概要整理如下：
一、已终审之案件
1. Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee
最高法院Cuozzo Speed Techs. v. Lee（No. 2015-446）一案判决，
维持美国联邦上诉法院（CAFC）该案判决结果，
说明：
（一） 确认美国专利商标局（USPTO）专利审判暨上诉委员会
（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）在多方复审（IPR）等专利复审程序中使用最
宽广合理解释原则（Broadest Reasonable Intepretion，BRI）来诠释专利请求项内容；
（二） USPTO是否同意立案复审决定
（decision to institute IPR）及相关事实结论为不可上诉，
除相关决定存在违宪或滥权等特殊情形，致使其合法性出现争议时，
CAFC可依据美专利法319条规定来加以废弃。
对此，最高法院亦特别说明，
PTAB最终裁决结果（final written decision）
若涉及是否立案复审争议，则不适用不可上诉条款。
本案意义及具体影响：
使用最宽广合理解释BRI原则致使AIA专利复审程序较不利于专利权人，
同时专利权人和复审申请人皆不得就USPTO是否同意立案复审之决定提出上诉。
2. Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.
(with Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.)
最高法院 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.（No. 2014-1513）
以及Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.（No. 2014-1520）两案合并判决，
以过度严苛及不符美国专利法284条（35 U.S.C. § 284）要旨为由，
废弃CAFC就故意侵权加重赔偿（treble damages）法律救济议题所建立之
Seagate两步骤认定方法以及清楚及服理证据（clear and convincing evidence）之
高标准举证责任，然亦申明加重侵权赔偿做为一惩罚性制裁措施，
仅适用于恶性重大侵权个案之基本原则，
用意在于避免未来相关认定过于宽松而导致泛滥。
本案意义及具体影响：
本案结果与2014年最高法院针对专利法285条合理律师费赔偿议题之判决类似，
显著放宽了专利法284条加重侵权赔偿之门槛，
具体影响在于显著增加专利权人获得加重侵权赔偿救济之机会，
对于未来美国专利诉讼具有极重要影响。
3. Kirtsaeng v. Wiley & Sons, Inc.
本案背景为2008年美国书商John Wiley & Sons指控泰国公民Kirtsaeng
于境外蒐集受版权保护之外语版本教科书著作，
并以较市场行情便宜价格回售美国境内之行为侵害其经销权利并违反美国著作权法。
Kirtsaeng在一二审败诉后上诉最高法院，
获得最高院判决因侵权著作初次销售情形成立而权利耗尽。
据此，Kirtsaeng向地院提出美专利法285条主张，要求律师费赔偿。
一二审结果（No. 2015-275）皆驳回其声请，
其中主要考量要素为败诉方之诉讼立场是否具客观合理性
（objective reasonableness），Kirtsaeng就律师费议题再次上诉至最高法院。
最高法院就本案主要讨论一二审法院仅考虑败诉方诉讼立场是否具客观合理性要素，
是否符合美国著作权法条文以及最高法院1994年Fogerty v. Fantasy Inc.
（510 U.S. 517, 29 USPQ2d 1881）案判决之原则说明。
本案中，最高法院重申Fogerty案判决之多项要点，
包括下级法院在考虑律师费议题上应审酌个案情形（case-by-case），
以及无论胜诉方为原告或被告皆应一视同仁；
针对主要争议，最高院认为只要下级法院在行使其裁量权上，
能够适当考量律师费议题之所有要素，则将裁量重心放在客观合理性之考虑，
并无不妥，然就本案而言，下级法院仅将焦点放在败诉方诉讼立场是否客观合理，
无从确认其是否已充分考量其他要素。
依据前述，最高院撤销原判决并将本案发回地院，要求考虑所有要素。
本案意义及具体影响：
本案虽为著作权诉讼，然亦可能影响专利侵权诉讼之律师费主张。
整体来看，最高法院仍依循自2014年Octane Fitness案判决以降，
显著放宽认定标准以及赋予地院更多裁量权之趋势。
然而，在地院获得较多裁量权且必须通盘考量所有要素下，
不确定性可能增加，诉讼两造将不易就律师费议题拟订策略以及预估其可能结果，
并决定继续诉讼或退场之适当时机。
二、目前尚审理中之案件：
1. Samsung Electronics Co. v. Apple, Inc.
苹果公司在2011年向加州北区联邦地方法院控告三星智慧型手机侵害其三项设计专利，
相关发明为可见于苹果iPhone手机之外观设计。
一审陪审团认定三星手机产品外观侵害前述专利，
并以系争三星手机产品之整体销售获利为计算基础，
判决侵权赔偿金额约3.99亿美元，CAFC二审判决（No. 2015-777）维持前述计算结果。
三星上诉最高法院，主张前述侵权赔偿计算结果有误，
不应采用三星手机销售之整体获利（total profit）来做为计算基础，
也忽略手机产品中侵权组件或外观设计仅占极小价值比重之事实；
三星亦不同意CAFC对专利法289条（35 U.S.C. § 289）之解释结果，
主张289条内容并未说明设计专利之侵权赔偿计算应为系争产品整体为基础，
而非系争产品中实质侵害设计专利之部分组件。
美国联邦最高法院将讨论重要议题：
2016年3月28日，美国联邦最高法院同意就本案之设计专利侵权赔偿计算议题进行审理，
将讨论议题：倘若一项受侵害之设计专利仅被应用在系争产品之某项组件，
则法院是否应仅以前述组件之获利价值为基础，来计算侵权赔偿？
2. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC
本案之两家美国公司互为成人失禁产品市场竞争对手。
一审被告成功主张原告因权利懈怠（laches）以及衡平禁反言而不得行使美国第
6,375,646号短裤型尿布专利权。SCA上诉。CAFC合议庭（No. 2015-927）
维持一审就权利懈怠抗办之认定结果，
认为SCA早在2003年10月即首次致函警告First Quality侵权，
然而2007年3月27日USPTO再审查结果确认’646专利为有效后，
SCA并未立即提告，而是再拖延3年时间至2010年，且未能解释原因，
故3年不合理无作为情形构成权利懈怠。SCA要求召开联席法庭以重审本案。
SCA引用最高法院2014年Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案判决，
其中说明美国著作权法507条(b)款（17 USC § 507(b)）
限制著作权人仅能在获得著作权日起之3年内发起侵权诉讼，
故权利懈怠不得做为前述3年时限内所发起侵权诉讼之有效抗辩。
据此，SCA主张，美专利法286条（35 U.S.C. § 286）
规定专利权人仅可就诉状提交日起过去6年之侵权行为获得相关赔偿，
此为过去侵权赔偿之法定追溯时限，则依据Petrella案论理，
权利懈怠不得排除自提告日起过去6年内之过去侵权赔偿主张。
联席判决认为，专利法286条并非诉讼时效限制，而是侵权赔偿时效限制，
故与Petrella案情形不同；专利法282条立法历程显示国会已将权利懈怠原则
于专利法中成文法化，同时专利法条文及其立法历程亦未明文禁止将权利懈怠
用于排除侵权赔偿救济，且自1952年以来之CAFC判例，
皆允许被告主张权利懈怠来排除原告过去侵权赔偿主张，
故权利懈怠确实可用于排除过去侵权赔偿救济。
美国联邦最高法院将讨论重要议题：
最高法院同意SCA上诉，将讨论议题为：
美国专利法286条规定，侵权赔偿追溯时限为提告日起算过去6年。
对此，权利懈怠可否作为排除诉讼前6年过去侵权赔偿救济之抗辩？
3. Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.
本案涉及一项实用物品（useful article，一项物品拥有实用功能）
之外观设计可否获得著作权保护之议题，对此美国著作权法第101条说明，
一实用物品之设计（design），如绘画、图案和雕刻著作
（pictorial, graphic, or sculptural work）等，
若可辨认、独立存在且与该物品之实用功能分离，则可受著作权法保护。
因此，判断一项物品之外观设计是否受著作权法保护，
主要判断该物品是否为实用物品，以及其绘画、图案或雕刻元素是否可加以辨认，
并可与该物品之实用功能分离。
本案背景为美国一家运动服饰配件暨啦啦队服饰公司
Varsity Brands控告同业Star Athletica公司之啦啦队服产品侵害其队服设计著作，
Star方面亦反告Varsity队服设计属于实用物品（useful articles）故不受著作权法保护
，且该队服上之图案设计等无法与队服分离，故亦非可获得著作权之标的。
Varsity反驳表示前述图案设计可与实用物品分离，且不具功能性，
故为一有效著作并受被告侵害。
一审结果支持被告主张，
认为啦啦队服之图案设计与队服功能相互整合，彼此无法分离，
故不受著作权法保护。
二审（No. 2015-866）推翻地院判决，认为即便前述图案设计无法与实用物品分离，
仍可为受著作权保护之标的。
美国联邦最高法院将讨论重要议题：
判定一实用物品之设计是否受美著作权法101条保护之裁量方法为何？
更具体问题，
为啦啦队服上之彩色图案及其他设计元素等是否不具有功能性并受著作权保护？
4. Life Technologies Corp. v. Promega Corp.
本案两家美国医疗生技公司皆生产贩售STR基因扩增测试套件，
然其中LifeTech仅于美国境内生产前述套件所需之DNA聚合酶组件（polymerase）
并运送至英国组装，再贩售至世界各地，故实际上并未在美国境内生产STR测试套件。
2010年，Promega向威斯康辛西区法院控告LifeTech侵权。
二审（No. 2014-1538）推翻一审未侵权判决，
认定LifeTech向美国境外据点供应聚合酶组件之情形符合专利法271条(f)款(1)项
（35 U.S.C. § 271(f)(1)）所述“一项受专利保障发明物品之组件之相当部份”
（a substantial portion of the components of a patented invention）之定义，
并构成侵权行为。
对于二审结果，被告LifeTech选择上诉最高法院，
认为CAFC将美国专利法适用地域不当扩大至美国境外，
原告Promega陈述意见表示§ 271(f)(1)检视标准应属于一质性（qualitative）
而非数量（quantitative）门槛（并非以供应组件数量做为认定标准），
故单一组件即构成“相当部份”情况应为极少见，
而本案成立主因为被告已承认聚合酶组件乃其DNA测试套件产品之重要组成部分。
美国联邦最高法院将讨论重要议题：
最高法院已于6月27日同意审理本案，
将讨论CAFC裁定被告LifeTech自美国向境外供应侵权产品之单一组件，
依据美国专利法271条(f)款(1)项规定构成侵权行为，
并使被告需就供应侵权产品组件至美国境外行为承担侵权责任，前述判决是否有误？