生成式AI创造专利 系列二 USPTO就生成式AI发明人资格认定之二个范例
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自从生成式AI席卷全球以来，各机构、企业和个人都竞相使用，在科技业界兵家必争的专
利领域中，生成式AI扮演了重要的角色。然而，随之而来的问题是，过去人类智慧创造出
进步的技术获取专利，但在生成式AI的辅助下，这种情况发生变化。
尽管人类的智慧依然具优势，生成式AI的辅助，让人类的创造力如虎添翼。但，如何认定
使用生成式AI的发明，达到专利申请所需的创新高度，且这些创新是基于人类智慧的结果
，这在使用生成式AI的中形成一个灰色领域。
美国专利商标局(USPTO)于2024年2月，为此特制定“AI辅助发明之发明人资格指引”（
Inventorship guidance for AI-assisted inventions，下称指引）请参考AI专利之主体
要件 – USPTO就AI发明人身分之实务指引。针对下指令提示给AI产出结果，究竟什么样
的情况下可被视为是人类的智慧贡献，而非仅单纯的AI运作，这二者之间的分际如何划分
，对专利审查的态度和政策提出挑战。以下先就指引之基本原则，简介USPTO对此问题的
厘清，并详述其所举二个生成式AI的范例，供业界参考。
USPTO指引包括：
AI辅助发明，并不会在类别上归属于不当发明人，而无法取得专利。
发明人分析的重点在于人类的贡献，特别是实质贡献（Pannu因素）。
指引中提出五项指导原则，以应用Pannu因素。
该指引适用于实务上专利、植物专利和设计专利及其申请。
提供二个范例说明指引在实务上的应用。
AI辅助发明并非在类别上，属于不得被授予专利：
AI辅助发明的专利申请和专利，必须将对发明有实质或重大贡献（以下称实质贡献）的自
然人，命名为发明人或共同发明人（即符合Pannu因素）。该自然人使用AI系统或其他先
进工具，并不妨碍该自然人有资格成为发明人（或共同发明人），只要该自然人对所请求
的发明有实质贡献。
专利申请和专利之中，不得将任何非自然人列为发明人或共同发明人，即使该AI系统在所
请求的发明创造中，发挥了极为重要的作用。
实质贡献之认定
根据指引，每位列名的发明人必须满足以下三个Pannu因素(Pannu Factors)：
必须在某程度上显著的方式(in some significant manner)，对发明的构思或付诸实施做
出实质贡献(significant contribution)；
当衡量这些贡献与整个发明规模中的重要性相比时，对所请求发明做出的贡献，在品质上
非属于不微不足道(insignificant in quality)；
不仅仅是向真正的发明人，解释已知的概念或当前的技术状况(current state of the
art)。
如果未能满足上述任何一个因素，该人将无法被命名为发明人或共同发明人。应注意的是
，Pannu因素分析的重点是自然人所做出的贡献；而即使共同发明人，没有做出相同种类
或数量的贡献，或者没有对专利申请每个请求项之标的做出贡献，其仍可共同申请专利。
三个Pannu因素概念
针对上述三个Pannu因素，USPTO进而衍生以下概念：
第一个Pannu因素 - 构思(conception)：
发明人必须对“完整且可操作的发明的明确和持久性的想法概念，及其随后的应用实施”
，做出实质贡献。而对于发明之构思，应分析侧重于自然人的想法贡献；若仅仅实现由他
人构思的发明，也不足以构成发明人资格。在参考第一个Pannu因素，其“付诸实施”，
只是对“同时构思和付诸实施原则”(doctrine of simultaneous conception and
reduction to practice)的承认，这在不可预测的技术领域中是相关的。
第二个Pannu因素 – 贡献的品质：
每位被列名的发明人对其申请发明所做的贡献，在品质上必须不是微不足道的，这一贡献
相对于完整发明的维度来衡量。例如，向AI系统提供常规或预期的输入，可能是具有该技
术领域普通技术人员(one skilled in the art)之一般技能的体现，但在品质上被认为是
微不足道的。
第三个Pannu因素 – 仅仅解释现有技术状况：
发明人必须做的，不仅仅是向真正发明人，解释众所周知的概念或现有技术状况。例如，
发明人仅仅是咨询专家讨论现有技术状况，但他们本身并未参与发明创造过程，则可能不
符合这一因素的要求。
Pannu因素其他考量
应用Pannu因素，来决定自然人是否对AI协助的发明做出实质贡献，必须基于逐项请求和
个案分析(claim-by-claim and case-by-case basis)。
当一个人使用AI系统来创造发明时，该人必须对每一请求项做出实质贡献。
被列名的共同发明人不需对每一请求项做出贡献，只要对单一请求有贡献就足够；但是每
一请求项必须至少有一位自然人作为发明人。
每位发明人必须对发明的构思做出实质贡献，并且至少有一位发明人必须具有认识和理解
。
USPTO五项指导原则
USPTO共列出五项指导原则(GP: Guiding Principles)如下：
GP 1: 自然人使用 AI 系统来创造AI辅助的发明，并不会否定其作为发明人的贡献。
GP 2: 仅仅认识到问题或拥有总体目标或追求的研究计划，不足以达到构思的水平。
仅仅向AI系统提出问题的自然人，可能不适合成为从AI系统输出中识别出来之发明的发明
人或共同发明人。
然而，如果自然人针对特定问题，建构提示以引出AI系统得到特定解决方案，则可能显示
出实质贡献。
GP 3: 仅仅将一项发明付诸实施本身，不足以达到发明人资格的实质贡献水平
仅仅识别和理解AI系统输出作为发明的自然人，特别是当输出的属性和用途，对普通技术
人员来说是显而易见时，则不一定是发明人。
然而，如果某人获取AI系统的输出，并就该输出有实质贡献以创造出发明，则可能是合适
的发明人。
GP4: 自然人如果开发出一个基本构建构(essential building block)，而由该建构衍生
出其申请保护的发明，则即使该人在构思导致该发明的每一个活动中没有出席或参与，仍
然可能被认为对该发明的构思做出实质贡献。在某些情况下，自然人设计、建构或训练AI
系统以得出特定问题的解决方案，该人可被视为是发明人，只要其设计、建构或训练是以
AI系统创造出发明的一个实质贡献。
GP5: 保持对AI系统的“智力支配”(intellectual domination)本身，并不能使一个人成
为透过使用该AI系统创造任何发明之发明人。一个仅仅拥有或监督用于发明创造AI系统的
人，如果没有对该发明的构思提供实质贡献，并不能使该人为发明人。
USPTO针对发明人资格认定之范例
USPTO发布二个虚拟之范例，为该指引的应用提供业界实际之参考协助，一项是用于遥控
汽车的变速驱动轴(Transaxle for remote control car)；另一项是开发用于治疗癌症的
治疗化合物(Developing a Therapeutic Compound for Treating Cancer)，以下兹予以
介绍。
范例 1：遥控汽车的变速驱动轴
范例 1 - 场景 1
Ruth与Morgan系XYZ公司的工程师，下指令给该公司的AI系统(Puerto5)，就遥控汽车得出
一变速驱动轴的初步设计。他们所下的指令提示为：“为模型车之变速驱动轴创造一个原
创设计，包括变速驱动轴之示意图和说明书”。
Ruth和Morgan审阅Puerto5的输出，其构成包括一项变速驱动轴之初步设计，由一个壳体
、一个可拆卸安装在壳体内传动装置并由紧固件固定，以及从外壳延伸出的车轴。初步设
计之壳体，由二个可沿垂直平面分离的元件组成。Ruth和Morgan审阅AI输出，认为该设计
应适合用于其遥控汽车，然后将其申请专利。
其撰拟之专利申请的请求项1记载：
一种变速驱动轴，组成包括：由该变速驱动轴的二个可分离的壳体元件；该变速箱上的紧
固件，将变速箱可拆卸安装到该可分离壳体元件之一。
一个壳体；
一个传动装置；
该传动装置与该壳体分离，并可拆卸安装在该壳体内；
从该壳体延伸车轴；
该壳体由二个可分离的该传动轴之壳体元件所定义；
以及一个安装在该传动装置上的紧固件，可将传动装置拆卸安装在其中一个该可分离的壳
体元件上。
Ruth和Morgan是否系所申请发明之适当的共同发明人？
Pannu因素分析(Pannu Factor Analysis)
第一个Pannu因素